Приймаючи рішення про відмову у задоволенні позову, апеляційний господарський суд виходив з того, що позивачем не подано суду доказів на підтвердження невідповідності рішення Апеляційної палати вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції на час його прийняття. Що ж до прийняття судовими інстанціями рішення про скасування міжнародної реєстрації, то воно може бути лише підставою для перегляду оскаржуваного акта Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності за нововиявленими обставинами. Проте з відповідним висновком погодитися не можна з огляду на таке.
Відповідно до статті 15 Закону України "Про захист прав на знаки для товарів і послуг" заявник може оскаржити рішення Державного департаменту за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону.
Заперечення проти рішення Державного департаменту за заявкою розглядається згідно з Регламентом Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення, в межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.
Заявник може оскаржити затверджене Державним департаментом рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.
Відповідно до підпункту 18.1 пункту 18 Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 N 622, при прийнятті рішення колегія Апеляційної палати враховує:
- наявність обставин (фактів), якими обґрунтовувалось заперечення та доказів, якими вони підтверджуються;
- наявність інших фактичних даних (порушення строку на оскарження рішення щодо заявки тощо), які мають значення для розгляду заперечення, а також доказів на їх підтвердження;
- правовідносини, зумовлені установленими фактами;
- правові норми, які регулюють ці правовідносини.
Разом з тим, зазначеним Регламентом не передбачено можливості перегляду рішення Апеляційної палати Державного департаменту за нововиявленими обставинами.
У той же час місцевий господарський суд дійшов вірного висновку про те, що визнання недійсною у судовому порядку міжнародної реєстрації від 14.08.2000 N 743011 знака для товарів і послуг "Новый ж.", зареєстрованого на ім'я Іноземного суб'єкта господарювання, є преюдиціальною обставиною для даної справи. Оскільки ж дана обставина була єдиною підставою для відмови у задоволенні вимог позивача про реєстрацію знака для товарів і послуг "Новый ж." для всього переліку 3, 5 та 42 класу МКТП, то суд дійшов обґрунтованого висновку про необхідність задоволення позову в цій частині. Той факт, що зазначена обставина не була відома на час прийняття рішення Апеляційної палати, не може бути підставою для відмови у позовних вимогах, оскільки іншого порядку, у тому числі й перегляду рішення Апеляційної палати за нововиявленими обставинами, чинне законодавство не містить.
Що ж до вимог позивача про зобов'язання відповідача зареєструвати знак для товарів і послуг "Новый ж." стосовно всіх заявлених товарів та послуг 3, 5 та 42 класу МКТП, включаючи товари 3 класу МКТП - зубні порошки, пасти, то місцевий та апеляційний господарські суди дійшли висновку про те, що така вимога, як спосіб судового захисту, не передбачена чинним законодавством, а тому припинили провадження у цій частині спору. Разом з тим, відповідно до статті 20 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів, зокрема, шляхом відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів. Отже, у випадку визнання недійсним рішення Апеляційної палати позивач має право на повторний розгляд питання щодо реєстрації Державним департаментом товарного знака "Новый ж." для всього переліку 3, 5, 42 класу МКТП. У той же час суд не має повноважень щодо зобов'язання державного органу здійснити державну реєстрацію товарного знака, оскільки вчинення таких дій віднесено законом виключно до повноважень Державного департаменту, який, здійснюючи зазначену реєстрацію, уповноважений перевіряти також її відповідність вимогам чинного законодавства. Тобто позовні вимоги у цій частині підлягають частковому задоволенню, а припинення провадження у справі здійснено судовими інстанціями помилково.
З огляду на викладене постанову апеляційного господарського суду було скасовано, а рішення місцевого господарського суду - змінено шляхом часткового задоволення позову у частині зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності розглянути питання про реєстрацію товарного знака "Новый ж." для всього переліку 3, 5 та 42 класу МКТП.
11. У вирішенні спору про заборону використання знака для товарів і послуг суд має встановити: чи відбулося використання відповідачем спірного позначення, в якій формі та для яких саме творів чи послуг; чи є позначення, використовуване відповідачем, схожим із зареєстрованим знаком чи можна їх сплутати та/або чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.
Закрите акціонерне товариство "І." (далі - Товариство "І.") звернулося до місцевого господарського суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Б." (далі - Товариство "Б.") про заборону використання знака для товарів і послуг.
Клопотанням від 24.01.2005 позивач збільшив розмір позовних та просив суд:
- зобов'язати відповідача вилучити з цивільного обороту питну столову воду "А...рия";
- зобов'язати відповідача вилучити з виробництва та знищити "всю наявну етикетку" питної столової води "А...рия".
17.02.2005 позивач подав клопотання, згідно з яким збільшив позовні вимоги та додатково до вимог, викладених у позовній заяві, просив:
- винести рішення про знищення виготовлених етикеток з позначенням "А...рія";
- зобов'язати відповідача вилучити з цивільного обороту питну столову воду "А...рия".
Заявою від 22.02.2005 позивач відмовився від позовної вимоги щодо вилучення з цивільного обороту питної води "А...рия".
Відповідно до клопотання від 14.03.2005 позивач додатково до позовних вимог, викладених у позовній заяві, просив суд:
- заборонити відповідачеві використання позначення "А...рия" на товарах 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП);
- винести рішення про знищення виготовлених етикеток з позначенням "А...рія";
- зобов'язати відповідача усунути з товару, його упаковки незаконно використане позначення "А...рия".
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено частково:
- відповідачеві заборонено використовувати позначення "А...рия" на товарах 32 класу МКТП ("Води (напої), газовані води, напої безалкогольні");
- відповідача зобов'язано в двотижневий термін з дня набрання рішенням законної сили усунути з товару, його упаковки незаконно використане позначення "А...рия";
- в частині позову щодо знищення виготовлених відповідачем етикеток з позначенням "А...рия" відмовлено;
- в частині вимог щодо вилучення з цивільного обороту питної води "А...рия" провадження зі справи припинено на підставі пункту 4 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).
Прийняті судові рішення мотивовано необхідністю захисту прав позивача як власника знаку для товарів і послуг (словесне позначення "А...рія").
У касаційній скарзі відповідач просив судові рішення зі справи скасувати внаслідок їх прийняття із порушенням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про залишення позову без задоволення.
Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.
Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:
- Товариство "І." є власником свідоцтва України N 20627 на знак для товарів і послуг (словесне позначення "А...рія") за 16, 32, 35 класами МКТП, яке йому видано Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 17.09.2001 (дата подання заявки - 30.12.97);
- відповідач без дозволу позивача випускає до цивільного обігу воду питну столову газовану з назвою на етикетці "А...рия" (російською мовою);
- використання словесного позначення "А...рия" Товариством "Б." вважає правомірним, оскільки воно є лише однією з складових частин комбінованого позначення як знака для товарів і послуг за 32 класом МКТП, правову охорону для якого відповідач намагався отримати, подавши відповідну заявку від 07.06.2002 N 2002064656;
- рішенням Державного департаменту Міністерства освіти і науки України від 21.02.2005 N 8591 заявку Товариства "Б." N 2002064656 відхилено внаслідок невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони;
- комбіноване позначення, яке використовується відповідачем, та знак для товарів і послуг (словесне позначення "А...рія") щодо товарів 32 класу МКТП ("Води (напої), газовані води, напої безалкогольні") є схожими настільки, що їх можна сплутати, що підтверджується висновком судових експертів.
Причиною даного спору стало питання щодо наявності з боку Товариства "Б." порушення прав Товариства "І." як власника зареєстрованого знака для товарів і послуг.
Товариство "І.", керуючись статтею 22 ГПК України, до прийняття судом рішення зі справи неодноразово змінювало підставу та предмет позову.
При цьому кожного разу, змінюючи предмет та (або) підстави позову, позивач мав дотримуватись приписів статей 54-57 ГПК України, а суду належало перевіряти відсутність порушення процесуальних прав відповідача, передбачених статтею 22 ГПК України, зокрема, щодо можливості подання доказів щодо нового предмета, підстав позову.
Крім того, з урахуванням особливостей даного спору господарським судам у кожному випадку належало з'ясувати, яке саме позначення ("А...рія" чи "А...рия") має намір застосувати Товариство "І.", формулюючи позовні вимоги, а також, яких саме товарів (послуг) ці вимоги стосуються. Зокрема, 32 клас МКТП містить значно більший перелік товарів, ніж "води (напої), газовані води, напої безалкогольні".
Проте судом першої інстанції приписи норм процесуального права в цій частині не виконано, межі позовних вимог Товариства "І." остаточно не визначено, що, в свою чергу, призвело і до порушення прав відповідача, до відома якого не було своєчасно доведено вимоги, викладені в клопотанні позивача від 14.03.2005.
Зазначені порушення не усунуто й судом апеляційної інстанції.
В свою чергу, стосовно суті даного спору касаційна інстанція вважає за необхідне зазначити таке.
Відповідно до пунктів 3, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) право власності на знак засвідчується свідоцтвом, а обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг.
Згідно з пунктами 2, 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Пунктом 4 цієї статті Закону визначено, що використанням знака визнається:
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Статтею 20 Закону встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.
Отже, для правильного вирішення даного спору попереднім судовим інстанціям належало встановити: чи має місце використання відповідачем спірного позначення, в якій формі та для яких саме товарів (послуг); чи є позначення, яке фактично використовує Товариство "Б.", схожим із знаком зареєстрованим Товариством "І.", чи можна їх сплутати, та (або) чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.
Лише після з'ясування цих фактичних обставин суд мав визначитися щодо наявності в діях відповідача ознак порушення прав Товариства "І." як власника зареєстрованого знака для товарів і послуг, встановити конкретний вид порушення з посиланням на відповідну норму матеріального права, перевірити обґрунтованість заходів захисту прав, обраних позивачем, та прийняти рішення щодо кожної з позовних вимог.
Роз'яснення згаданих питань щодо встановлення фактичних обставин потребує спеціальних знань, а тому господарський суд першої інстанції дійшов вірного висновку стосовно необхідності призначення судової експертизи.
У вирішенні питань, пов'язаних з судовою експертизою з даної справи, господарським судам слід було врахувати викладене в роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 N 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" та рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності".
Проте ухвалою місцевого суду від 13.07.2004 на вирішення експертів поставлено питання стосовно порівняльного аналізу знака за свідоцтвом України N 20627 (словесне позначення "А...рія") та комбінованого позначення за заявкою відповідача N 2002064656. Це питання й було предметом експертного дослідження.
Суд першої інстанції, а в подальшому й апеляційний господарський суд не звернули уваги на те, що факт подання ТОВ "Бахус" заявки на реєстрацію знака (за відсутності відповідного свідоцтва) не впливає на взаємовідносини сторін зі справи.
Між тим обставини, пов'язані з фактичним використанням відповідачем спірного позначення, залишилися поза увагою господарських судів та без експертного дослідження, тоді як наявні в матеріалах справи докази свідчать про відсутність тотожності комбінованих позначень, які, за твердженням позивача, використовувало Товариство "Б.", та позначення за заявкою N 2002064656.
Поза увагою та без належної оцінки попередніх судових інстанцій залишилося також й те, що:
- наведене у висновку експертів зображення знака за заявкою N 2002064656 не відповідає наявному в матеріалах цієї заявки, копії яких подані до суду Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, про що, зокрема, свідчать написи "вода питна столова газована" та "натуральная природная столовая вода";
- зазначений у висновку експертів перелік об'єктів, які надійшли для дослідження до експертної установи, не відповідає визначеному в ухвалі суду від 13.07.2004.
Отже, з огляду на наведене та за відсутності відповідних досліджень визнані попередніми судовими інстанціями встановленими фактичні дані про те, що комбіноване позначення, яке використовується відповідачем, та знак для товарів і послуг (словесне позначення "А...рія") за свідоцтвом України N 20627 щодо товарів 32 класу МКТП ("Води (напої), газовані води, напої безалкогольні") є схожими настільки, що їх можна сплутати, не можуть вважатися доведеними.
Таким чином, місцевий та апеляційний господарські суди припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 4-7 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.
Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
Вищим господарським судом України касаційну скаргу Товариства "Б." задоволено частково: рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду скасовано, а справу передано на новий розгляд до місцевого господарського суду.
12. Питання про наявність значної та серйозної підготовки до використання особою торговельної марки на підставі поданих нею документів не потребує спеціальних знань і є питанням права, а не питанням факту.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ч." (далі - Товариство "Ч.") звернулося до господарського суду з позовом до відкритого акціонерного товариства "З." (далі - Товариство "З.") про припинення використання знака для товарів і послуг та стягнення збитків; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю "А.".
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у позові відмовлено; з Товариства "Ч." на користь Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності стягнуто витрати за проведення судової експертизи. Зазначені рішення судових інстанцій з посиланням на приписи пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", частини 1 статті 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) мотивовано тим, що Товариство "З." має право попереднього користувача на торговельну марку "Ш...К", а тому не підлягають задоволенню позовні вимоги Товариства "Ч.".
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство "Ч." просило скасувати рішення судових інстанцій по суті спору з цієї справи і прийняти нове рішення. Скаргу було мотивовано тим, що Товариством "З." не доведено здійснення значної і серйозної підготовки для використання торговельної марки "Ш...К" в Україні, а судом апеляційної інстанції, на думку скаржника, безпідставно відмовлено у задоволенні клопотання про витребування додаткових доказів на підтвердження такої підготовки.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги.
Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- Товариство "Ч." є власником торговельної марки "Ш...К" на підставі свідоцтва на знак для товарів та послуг від 15.04.2004 N 39135, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України для товарів, зокрема, 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків, у перелік яких включено і кондитерські вироби; дата подання заявки - 13.03.2002;
- Товариство "Ч." та Товариство "А." укладено ліцензійний договір від 19.04.2004 на використання останнім торговельної марки "Ш...К", за умовами якого ліцензіат за використання цієї марки повинен був сплатити ліцензіарові винагороду в сумі 500000 грн. (пункт 4.1 цього договору);
- листом від 22.04.2004 N 147 Товариство "А." повідомило Товариство "Ч." про використання Товариством "З." товарного знака "Ш...К", що перешкоджало Товариству "А." здійснювати випуск кондитерських виробів та морозива і вафельних цукерок з різними смаками і виконувати умови ліцензійного договору від 19.04.2004;
- угодою Товариства "А." і Товариства "Ч." від 22.04.2004 було припинено дію ліцензійного договору від 19.04.2004;
- торговельний знак "Ш...К" використовувався Товариством "З." при виготовленні цукерок;
- Товариством "З." здійснено з жовтня 2001 року значну і серйозну підготовку для використання торговельного знака "Ш...К", отже, відповідачем доведено здійснення такої підготовки до дати подання Товариством "Ч." заявки на реєстрацію цього торговельного знаку, а саме до 13.03.2002;
- факти підготовки Товариством "З." для використання торговельного знака "Ш...К" підтверджено внутрішніми документами відповідача, документами Державного департаменту продовольства Міністерства аграрної політики України, Запорізької Торговельно-промислової палати, товариством з обмеженою відповідальністю "Запорізький Експоцентр" та висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 17.01.2005 N 82, проведеної Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України, відповідно до якого мала місце значна та серйозна підготовка до використання відповідачем по справі товарного знака "Ш...К".
Причиною спору зі справи стало питання про правомірність використання Товариством "З." торговельної марки "Ш...К", яка є інтелектуальною власністю Товариства "Ч." відповідно до свідоцтва від 15.04.2004 N 39135.
Попередніми судовими інстанціями з достатньою повнотою встановлено обставини, що входять до предмета доказування зі справи, та цим обставинам дано правильну юридичну оцінку.
Скаржником не наведено достатньо переконливих доводів про порушення судовими інстанціями у справі правил оцінки доказів у доведенні відповідачем свого права попереднього користувача на торговельну марку "Ш...К".
У той же час касаційна інстанція дійшла висновку про неправильне застосування судом першої інстанції вимог статті 41 Господарського процесуального кодексу України у призначенні судової експертизи з цієї справи та про неправильну оцінку судовими інстанціями висновку судового експерта. Ухвалою господарського суду Запорізької області від 01.11.2004 було призначено судову експертизу, в якій одне з питань для роз'яснення експерту поставлено некоректно, а саме: "Чи має місце у даному випадку значна та серйозна підготовка до використання відповідачем у справі торгового знаку "Ш...К", а також право попереднього користування цим знаком на підставі поданих відповідачем документів?" У викладеному питанні до експерта фактично сформульовано два окремі питання.
Перше питання про наявність значної та серйозної підготовки до використання відповідачем у справі торгового знака "Ш...К" не потребує спеціальних знань судового експерта, оскільки відповідні дані суди мають встановлювати шляхом витребування належних доказів від заінтересованої сторони спору або інших осіб. В абзаці першому підпункту 1.4 пункту 1 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" (далі - Рекомендації) зазначено: "Суди не повинні призначати судову експертизу для з'ясування документованих або публічно оголошених в установленому порядку відомостей про об'єкти, події та явища, що є або пов'язані з результатами інтелектуальної, творчої діяльності. Для з'ясування такої інформації не потрібні спеціальні знання фахівців з відповідної галузі знань, оскільки суд може одержати або витребувати ці відомості від сторін спору чи інших учасників судового процесу".
Другим питанням про наявність у відповідача права попереднього користування цим знаком на підставі поданих ним документів судом вимагається від експерта роз'яснення питання права, а не питання факту. У підпункті 1.3 пункту 1 Рекомендацій зазначається: "Судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом".
Таким чином, судовими інстанціями помилково прийнято як доказ відповіді судового експерта на ці запитання. Проте з огляду на наявність інших доказів зі справи судові інстанції дійшли правильного висновку про наявність у Товариства "З." права попереднього користувача на торговельну марку "Ш...К".
Судовими інстанціями правильно застосовано до спірних відносин сторін зі справи норми матеріального права.
Приписом частини 1 статті 500 ЦК України встановлено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.
Вищий господарський суд України касаційну скаргу Товариства "Ч." залишив без задоволення, а рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду - без змін.
13. Наявність поважної причини невикористання знака для товарів і послуг передбачає існування об'єктивно непереборних обставин, які ускладнюють або роблять неможливим використання власником свідоцтва такого знака.
Приватне підприємство з іноземними інвестиціями "Д." (далі - Підприємство) звернулося з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "І." (далі - Товариство), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - державний департамент) про припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг "Buon...e" від 15.05.2001 N 19433.
Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково: достроково припинено дію названого свідоцтва в частині надання правової охорони на товарний знак "Buon...e" для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП) та зобов'язано Державний департамент внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Назване рішення суду мотивовано невикористанням Товариством спірного товарного знака протягом трьох років після реєстрації останнього, що є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон).
Постановою апеляційного господарського суду рішення місцевого господарського суду з даної справи скасовано; в позові відмовлено. У прийнятті названої постанови суд апеляційної інстанції виходив з наявності об'єктивних обставин, які перешкоджали використанню Товариством товарного знака "Buon...e", що виключає можливість дострокового припинення дії спірного свідоцтва.
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Підприємство просило скасувати постанову суду апеляційної інстанції, а рішення місцевого господарського суду з даної справи залишити без змін, посилаючись на порушення апеляційним судом норм матеріального та процесуального права та невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи. Зокрема, скаржник зазначав про факт невикористання Товариством товарного знака "Buon...e" протягом трьох років навіть після укладення ліцензійного договору, а також про фіктивність поданих відповідачем доказів.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для скасування рішень місцевого та апеляційного господарських судів та передачі справи на новий розгляд з урахуванням такого.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- Товариство є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.05.2001 N 19433, об'єктом якого є словесне позначення "Buon...e", для товарів 30 та 33 класів МКТП (кава, замінники кави, шоколад; алкогольні напої, лікери);
- згідно з листом державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 24.06.2004 N 1-10/8-3584 протягом 2000-2004 років в Реєстрі державної системи сертифікації УкрСЕПРО зареєстровано лише видані позивачеві сертифікати відповідності на каву "Bon...e" та "Buon...e";
- Товариством (ліцензіар) та товариство з обмеженою відповідальністю "С." (ліцензіат) було укладено ліцензійний договір від 23.05.2001, предметом якого є надання відповідачем ліцензіатові права використання товарного знака "Buon...e";
- ліцензійний договір від 23.05.2001 не набув чинності у зв'язку з припиненням його реєстрації в патентному відомстві України внаслідок виявлення товариством з обмеженою відповідальністю "С." факту використання товарного знака "Buon...e" позивачем;
- Товариство як власник свідоцтва на спірний товарний знак не надавало позивачеві дозвіл на використання цього знака.
Обґрунтовуючи задоволення позовних вимог щодо дострокового припинення дії спірного свідоцтва для товарів класу 30 МКТП, місцевий господарський суд послався на недобросовісне користування Товариством правами, що випливають із спірного свідоцтва, оскільки протягом 2000-2004 років відповідач не використовував спірний товарний знак, що підтверджується листом державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 24.06.2004 N 1-10/8-3584.
Згідно з абзацом першим пункту 4 статті 18 Закону якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Отже, з урахуванням наведених у Законі способів використання знака для товарів і послуг відсутність реєстрації сертифікатів відповідності Товариства на каву під торговим знаком "Buon...e" протягом 2000-2004 років може свідчити лише про те, що відповідачем не здійснювалася сертифікація кави із застосуванням цього товарного знака, проте не може підтверджувати невикористання відповідачем спірного знака для товарів 30 класу МКТП у названий період.
Таким чином, у суду першої інстанції не було належних підстав для задоволення позову щодо дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів у послуг від 15.05.2001 N 19433 в частині надання правової охорони на товарний знак "Buon...e" для товарів 30 класу МКТП та похідної від неї вимоги про зобов'язання Державного департаменту внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний господарський суд зазначив як мотив відмови у позові неможливість використання Товариством товарного знака "Buon...e" в зв'язку з використанням останнього позивачем без одержання відповідного дозволу відповідача як власника свідоцтва, за яким надано правову охорону цьому знакові.
Статтею 17 Закону передбачено обов'язок власника свідоцтва добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.
Відповідно до абзацу другого пункту 4 статті 18 Закону дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:
- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;
- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.
Отже, з огляду на наведений припис закону наявність поважної причини невикористання товарного знака передбачає існування об'єктивно непереборних обставин, які ускладнюють або роблять неможливим використання власником свідоцтва такого знака.
Разом з тим, згідно з частиною першою статті 500 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
Отже, оскільки чинним законодавством України передбачено можливість одночасної реалізації виключних майнових прав власника свідоцтва на товарний знак та здійснення іншою особою права попереднього користування цією торговельною маркою, останнє не може вважатися об'єктивною причиною невикористання власником свідоцтва такого знака.
Таким чином, в даному випадку для того, щоб дійти обґрунтованого висновку про наявність поважних причин, які перешкоджали використанню Товариством спірного товарного знака, господарські суди повинні були дослідити питання щодо правомірності використання цього знака Підприємством, зокрема, наявності в останнього права попереднього користування на товарний знак "Buon...e".
Проте назване питання попередніми судовими інстанціями з'ясовано не було, що призвело до неповного дослідження ними обставин, які входять до предмета доказування в даній справі.
Касаційна інстанція відповідно до частини другої статті 111-7 Господарського процесуального кодексу України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні та постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
У новому розгляді справи суду першої інстанції необхідно встановити зазначені в цій постанові обставини, дати їм та відповідним доводам сторін належну юридичну оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.
За наведених обставин Вищий господарський суд України касаційну скаргу задовольнив частково: рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду скасував, а справу передав на новий розгляд до місцевого господарського суду.
14. Неодержаним прибутком позивача за позовом про відшкодування збитків, завданих порушенням права власності на торговельну марку, є, зокрема, можливе збільшення майна позивача у випадку відсутності порушення належного йому права.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа..." (далі - Товариство "Альфа...") звернулося до господарського суду з позовом до приватного підприємства "Альфа..." (далі - Підприємство "Альфа...") про зобов'язання припинити порушення прав на знак для товарів і послуг "Альфа...", стягнення з матеріальних збитків, визнання дій відповідача недобросовісною конкуренцією та скасування державної реєстрації Підприємства "Альфа..."; третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, - виконавчий комітет... міської ради (далі - Виконком).
Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково: Підприємство "Альфа..." зобов'язано припинити порушення прав на торговельну марку "Альфа..." та не використовувати зазначену торговельну марку в майбутньому; з відповідача на користь Товариства "Альфа..." стягнуто збитки, дії Підприємства "Альфа..." визнано недобросовісною конкуренцію, а в іншій частині позовних вимог відмовлено. Рішення суду мотивовано порушенням відповідачем належних Товариству "Альфа..." майнових прав інтелектуальної власності на спірний товарний знак шляхом його неправомірного використання у діловій документації та під час надання охоронних послуг, що є підставою для стягнення з Підприємства "Альфа..." суми матеріальних збитків, розмір яких було визначено суб'єктом оціночної діяльності - агентством патентного повіреного "Веполь" (далі - АПП "Веполь"), у той час коли вимога про скасування державної реєстрації юридичної особи з мотивів схожості фірмових найменувань суб'єктів господарювання не є належним способом захисту права на комерційне найменування.
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Підприємство "Альфа..." просило скасувати рішення місцевого господарського суду з даного спору та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права. Зокрема, скаржник зазначав, що з огляду на статтю 423 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та умови ліцензійного договору у позивача як ліцензіата відсутнє право на звернення з позовом про припинення порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності. Крім того, на думку скаржника, в зв'язку з відсутністю укладених позивачем субліцензійних договорів на право користування спірним торговим знаком стягнення з Підприємства "Альфа..." суми неодержаного прибутку є неправомірним. До того ж, як зазначав відповідач, у прийнятті оскаржуваного рішення суд не залучив до участі у справі громадянами Ф. та П. як власників спірного знака для товарів і послуг та прийняв рішення, що безпосередньо стосується прав та обов'язків названих осіб.
Перевіривши на підставі встановлених місцевим господарським судом фактичних обставин справи правильність застосування ним норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового касаційної скарги з урахуванням такого.
Судом першої інстанції у справі встановлено, що:
- 15.02.2002 Державним департаментом громадянинові П. видано свідоцтво N 23019 на знак для товарів і послуг "Альфа..." для 37, 41 та 42 класів МКТП (у тому числі послуги, пов'язані з охороною державної та іншої власності);
- права, що виникають із свідоцтва N 23019, діють від дати подання заявки, а саме від 31.08.98;
- за договором від 28.02.2003 N 1 про передачу права власності на знаки для товарів і послуг громадянка П. передала громадянці Ф. право власності на торговельну марку "Альфа...";
- 14.08.2003 громадянка Ф. (ліцензіар) та Товариство "Альфа..." (ліцензіат) було укладено ліцензійний договір, за яким позивачеві було передано в оплатне користування, зокрема, названий знак для товарів і послуг;
- за змістом пункту 3.2.5 зазначеного ліцензійного договору у випадку виявлення ліцензіатом факту використання названої торговельної марки третіми особами позивач зобов'язаний, зокрема, вжити відповідних заходів щодо припинення таких дій;
- на підставі договору від 07.07.2004 N 24200, укладеного громадянкою Ф. та громадянином П., останньому було передано, зокрема, право власності на знак для товарів і послуг "Альфа...", а також усі зобов'язання ліцензіара за названим ліцензійним договором;
- 12.07.2002 Виконкомом було зареєстровано Підприємство "Альфа..." (ідентифікаційний код 32076496), а рішенням комісії Міністерства внутрішніх справ України від 15.09.2003 відповідачеві було видано ліцензію серії АА N 604648 на право здійснення господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності;
- відповідачем не заперечується факт використання словесного позначення "Альфа...", що є тотожним об'єктові, якому надано правову охорону за свідоцтвом від 15.02.2002 N 23019;
- відповідно до висновку АПП "Веполь", що є суб'єктом оціночної діяльності за сертифікатом від 04.09.2002 N 1269/02, незаконним використанням спірного товарного знака Підприємством "Альфа..." було завдано позивачеві матеріальних збитків у визначеній сумі.
Причиною спору з даної справи стало питання щодо наявності порушення прав інтелектуальної власності Товариства "Альфа..." у використанні відповідачем спірного товарного знака.
Згідно з частиною першою статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Статтею 495 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
За змістом статті 427 ЦК України майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону.
Пунктом 8 статті 16 Закону також передбачено можливість надання власником свідоцтва будь-якій особі дозволу (видача ліцензії) на використання знака на підставі ліцензійного договору, причому особа, яка одержала відповідну ліцензію, з огляду на статтю 421 ЦК України є суб'єктом права інтелектуальної власності.
Відповідно до пункту четвертого статті 16, статті 20 Закону використанням знака визнається, зокрема, застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, та застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
За статтею 16 ЦК України одним із способів захисту цивільних прав та інтересів є припинення дії, яка порушує право.
Таким чином, з огляду на наведені приписи чинного законодавства місцевий господарський суд з урахуванням встановлених ним обставин справи дійшов вірного висновку про незаконне використання відповідачем у господарській діяльності знака для товарів і послуг "Альфа..." та правомірно зобов'язав скаржника припинити зазначене порушення.
Твердження відповідача про відсутність у Товариства "Альфа..." права на звернення з позовом про припинення порушень на об'єкти інтелектуальної власності не можуть бути взяті до уваги Вищим господарським судом України, оскільки відповідно до пункту другого статті 20 Закону вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. У той же час, як встановлено судом першої інстанції, відповідну згоду було викладено власником товарного знака - громадянкою Ф. - у зазначеному ліцензійному договорі.
Крім того, враховуючи наявність у Товариства "Альфа..." повноважень щодо вжиття заходів, спрямованих на припинення посягань третіх осіб на права ліцензіара, в даному випадку рішення з цього спору не може зачіпати права та обов'язки власників свідоцтва на спірний товарний знак.
З урахуванням приписів статті 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", за якою неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання, та встановленого господарським судом факту надання сторонами у справі тотожних послуг з охорони державної та іншої власності слід також погодитися з висновком суду першої інстанції щодо наявності у діях відповідача ознак недобросовісної конкуренції.
Разом з тим, відповідно до частини другої статті 22 ЦК України до збитків, право на відшкодування яких має особа в результаті порушення її цивільного права, належать, зокрема, доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода).
Отже, в даному разі неодержаним прибутком позивача є можливе збільшення майна Товариства "Альфа...", що могло б мати місце у випадку відсутності порушення належних позивачеві прав інтелектуальної власності.
Проте всупереч статті 33 Господарського процесуального кодексу України, за якою кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, позивачем не наведено жодних фактів, які могли б свідчити про понесені ним втрати майнового характеру (зокрема, зниження прибутку, зменшення майна тощо) як невідворотний результат незаконного використання Підприємством "Альфа..." спірної торговельної марки, та не подано належних доказів на підтвердження зазначеної обставини.
Водночас, обґрунтовуючи задоволення позову в частині стягнення з відповідача визначеної суми, місцевий господарський суд послався на обчислений АПП "Веполь" розмір матеріальних збитків Товариства "Альфа..." за методом "Роялті", що може свідчити лише про заплановану позивачем виручку від реалізації послуг, наданих із використанням спірного товарного знаку. Проте, як вбачається з установлених попередніми судовими інстанціями обставин справи, жодних доказів того, що така виручка могла бути отримана позивачем, а також доказів того, що позивачем не отримано виручку через дії відповідача, суду не надано.
З урахуванням наведеного Вищий господарський суд України з огляду на досліджені місцевим господарським судом обставини справи відмовив у задоволенні позовних вимог про стягнення з Підприємства "Альфа..." суми збитків.
| Заступник Голови Вищого господарського суду України | В.Москаленко |