- у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.
Товариством "Хімфармзавод..." не наведено у касаційній скарзі достатньо переконливих доводів про неможливість подання ним цього доказу суду першої інстанції.
У статті 33 ГПК України визначено правила розподілу тягаря доказування, згідно з якими кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Отже, кожна сторона повинна самостійно визначати предмет доказування, тобто коло фактів матеріально-правового значення, необхідних для вирішення справи по суті. На склад цих фактів вказує норма матеріального права, яка визначає права і обов'язки сторін у конкретній справі. Відповідач має добросовісно відповідно до вимог статті 22 ГПК України користуватися належними йому процесуальними правами у процесі доказування, а отже самостійно визначати та подавати необхідні докази для обґрунтування своїх заперечень. Відповідно до вимог статті 4-3 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Тому мотиви рішення суду першої інстанції не дають підстав для висновку про неможливість подання відповідачем цього доказу на стадії розгляду справи цим судом.
Касаційною інстанцією також враховано, що дана справа переглядалася судовими інстанціями неодноразово, а отже відповідач неодноразово мав можливості для подання необхідних доказів суду першої інстанції, однак він ними не скористався.
Судовими інстанціями надано позивачеві належний судовий захист у відповідності з вимогами статті 432 ЦК України, статей 16, 20 Закону.
За наведених обставин Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що оскаржувані судові рішення є законними і обґрунтованими, а доводи касаційної скарги не спростовують висновків суду.
6. Знак для товарів і послуг, який є тотожним або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним.
Закрите акціонерне товариство "Д." (далі - Товариство "Д...т" звернулося з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки (далі - Державний департамент)), закритого акціонерного товариства "У..." про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.03.2004 N 38657 "Д...Т".
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено. Названі судові акти з посиланням на приписи статей 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) мотивовано тим, що в зв'язку зі схожістю товарного знака "Д...Т" до ступеня змішування з фірмовим найменуванням позивача названий спірний знак для товарів і послуг не відповідає законодавчо визначеним умовам надання правової охорони.
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариством "У..." просило скасувати постанову суду апеляційної інстанції з даного спору та відмовити у задоволенні позову, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права. Зокрема, скаржник зазначав, що позивачем не доведено факту відомості його фірмового найменування, а тому з огляду на статтю 6 Закону відсутні підстави для відмови Товариству "У..." у наданні правової охорони на товарний знак "Д...Т".
Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- 29.10.2001 С... районною в м. Києві державною адміністрацією було зареєстровано Товариство "Д...т";
- згідно з пунктом 1.1 статуту Товариства "Д...т" воно може використовувати як повну, так і скорочену назви:
- українською мовою - ЗАТ "Д...т";
- російською мовою - ЗАО "Д...т";
- англійською мовою - J-SC "D...t";
- Товариство "У..." є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.03.2004 N 38657, об'єктом якого є словесне позначення "Д...Т", виконане латиницею, для товарів 9 класу та послуг 35 та 38 класів МКТП (спеціальна апаратура, реклама, зв'язок); дата подання заявки про реєстрацію знака 26.11.2002;
- висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 09.03.2005 N 86 підтверджується: факт відомості фірмового найменування Товариства "Д...т" стосовно товарів 9 класу та послуг 35, 38 класів МКТП на дату подання Товариством "У..." заявки про реєстрацію знака "Д...Т", тобто станом на 26.11.2002; схожість фірмового найменування Товариства "Д...т" та знака для товарів і послуг "Д...Т" до ступеня змішування.
Згідно зі статтею 159 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.
Статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 передбачено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.
За змістом частини другої статті 489 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.
Водночас відповідно до приписів пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Згідно ж з пунктом 3 статті 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.
Аналіз наведених положень законодавства дає підстави для висновку про те, що товарний знак, який є тотожнім або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним.
Тому з огляду на припис статті 19 Закону у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково.
Посилання Товариства "У..." на те, що фірмове найменування позивача не було відомим на момент подання заявки про реєстрацію спірного товарного знака, спростовуються встановленими попередніми інстанціями обставинами справи, а відтак не можуть бути взяті до уваги Вищим господарським судом України, який відповідно до статті 111-7 Господарського процесуального кодексу України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
З огляду на викладене попередні судові інстанції з урахуванням з'ясованих ними у розгляді справи фактичних даних дійшли вірного висновку про необхідність скасування державної реєстрації знака для товарів і послуг "Д...Т" в зв'язку з невідповідністю останнього умовам надання правової охорони, визначеним статтею 6 Закону. Тому передбачених законом підстав для скасування оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції не вбачається.
Вищим господарським судом України касаційну скаргу закритого акціонерного товариства "У..." залишено без задоволення, а постанову апеляційного господарського суду - без змін.
7. У вирішенні спору про припинення порушених прав на торговельну марку суду слід з'ясовувати, з якої саме дати почалося використання у комерційній діяльності сторін зі справи відповідного словесного позначення.
Акціонерне товариство "Л." (далі - Товариство "Л.") звернулося до господарського суду з позовом до акціонерного товариства закритого типу "В." (далі - Товариство "В."), відкритого акціонерного товариства "Хімфармзавод..." (далі - Товариство "Хімфармзавод...") про припинення порушень прав на торговельну марку "Р."; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент).
Товариство "Хімфармзавод..." подало зустрічний позов до Товариства "Л." та Державного департаменту про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг N 15785 на торговельну марку "Р.".
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, первісний позов задоволено: Товариству "В." та Товариству "Хімфармзавод..." заборонено здійснювати будь-яке використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України N 15785; Товариство "В." та Товариство "Хімфармзавод..." зобов'язано не здійснювати в майбутньому використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України N 15785 без відповідного дозволу Товариства "Л.". У задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю. Рішення судових інстанцій про задоволення первісного позову з посиланням на приписи статей 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" мотивовано тим, що Товариству "Л." належить право використовувати торговельну марку "Р.", а також виключні права дозволяти використання цієї торговельної марки та перешкоджати неправомірному використанню названої торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 15.09.2000 N 15785. Крім того, мотивом рішення суду першої інстанції зазначено те, що Товариство "Хімфармзавод..." не доведено наявності у нього права попереднього користувача на торговельну марку "Р.", оскільки відповідач недобросовісно використовував це словесне позначення. Суд апеляційної інстанції мотивував відсутність у Товариства "Хімфармзавод..." права попереднього користувача на цю торговельну марку тим, що стаття 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) не застосовується до спірних відносин сторін, оскільки спільна діяльність Товариства "Л." та Товариства "Хімфармзавод..." за договором від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96 була припинена у зв'язку з його розірванням 28.03.2002. Рішення судових інстанцій про відмову у задоволенні зустрічного позову однаково мотивовано тим, що наявними доказами у справі підтверджується використання Товариством "Л." торговельної марки "Р.", зокрема, у 2002 році.
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство "Хімфармзавод..." просило частково скасувати рішення місцевого господарського суду та повністю скасувати постанову апеляційного господарського суду і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову позову Товариства "Л.". Скаргу було мотивовано тим, що:
- Товариство "Хімфармзавод..." набуло права спільної власності на лікарський засіб "Р." на підставі пункту 1.5 договору про спільну діяльність та інвестиційне (інноваційне) співробітництво від 20.10.95 N СД-95028/2-96;
- апеляційною інстанцією зроблено помилковий висновок про неможливість застосування статті 500 ЦК України до спірних відносин сторін.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- Товариство "Л." є власником свідоцтва N 15785 на знак для товарів і послуг, об'єктом якого є словесне позначення "Р.", для товарів і послуг 05 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (дата подання заявки - 23.05.96; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.09.2000);
- Товариством "Л." та Товариством "Хімфармзавод..." укладено договір від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96 про спільну діяльність та інвестиційне (інноваційне) співробітництво щодо виробництва, реалізації та просування на ринку препарату "Р.", а у 2002 році цей договір було розірвано у зв'язку з невиконанням Товариством "Хімфармзавод..." своїх зобов'язань;
- Товариство "В." пропонувало для продажу товар, маркований торговельною маркою "Р.", а Товариство "Хімфармзавод..." виробляло та реалізовувало лікарський засіб, маркований торговельною маркою "Р.", використовувало це словесне позначення в мережі "Інтернет" без дозволу власника торговельної марки; Товариство "В." та Товариство "Хімфармзавод..." не заперечують використання торговельної марки "Р." у своїй комерційній діяльності;
- Товариство "Л." почало розробку лікарського препарату під назвою "Р." з 1994 року;
- Товариство "Хімфармзавод..." започатковано участь у виробництві лікарського препарату під назвою "Р." після укладення ним договору від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96 на базі наукових розробок Товариства "Л.";
- Товариство "Л." використовувало торговельну марку "Р." від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (15.09.2000), зокрема у 2002 році.
Причиною виникнення спору за первісними позовними вимогами стало використання Товариством "В." та Товариством "Хімфармзавод..." у своїй комерційній діяльності словесного позначення "Р." без дозволу власника торговельної марки, об'єктом якої є це позначення.
Причиною подання касаційної скарги зі справі стало питання про наявність у Товариства "Хімфармзавод..." права попереднього користувача на торговельну марку "Р.".
З огляду на встановлені у справі обставини судові інстанції дійшли правильних висновків про відсутність у Товариства "В." права на користування торговельною маркою "Р." без дозволу Товариства "Л.", а також про відсутність підстав для припинення дії свідоцтва N 15785 на знак для товарів і послуг, об'єктом якого є словесне позначення "Р."
Відповідно до частини 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.
Згідно з частиною 1 статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України, а у частині 2 цієї ж статті передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.
"Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання...".
Тому судовими інстанціями правильно задоволено первісний позов у частині вимог до Товариства "В." про припинення порушень прав на торговельну марку "Р.", а також відмовлено у задоволенні зустрічного позову до Товариства "Л." та Державного департаменту інтелектуальної власності про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг N 15785 на торговельну марку "Р.".
Проте судовими інстанціями не повністю з'ясовано фактичні дані, що входять до предмета доказування у цій справі, і стосуються вимоги за первісним позовом до Товариства "Хімфармзавод..." про припинення порушень прав на торговельну марку "Р.". Свої заперечення проти цієї вимоги первісного позову Товариство "Хімфармзавод..." обґрунтовує наявністю у нього права попереднього користувача на торговельну марку "Р.".
Відповідно до частини 6 статті 16 Закону, статті 500 Цивільного кодексу України та статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року в Україні визнається право попереднього користувача на торговельну марку.
Згідно з частиною 6 статті 16 Закону виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.
Відповідно до частини 1 статті 500 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
Як встановлено судовими інстанціями, Товариство "Хімфармзавод..." використовував у своїй комерційній діяльності словесне позначення "Р." після укладення з Товариством "Л." договору від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96. Однак судовими інстанціями не з'ясовано, з якої саме дати почалося таке використання, що має значення для правильного вирішення спору за цією позовною вимогою. Право попереднього користувача виникає з факту використання торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.
Недостатньо обґрунтованим є висновок суду першої інстанції про недобросовісність використання Товариством "Хімфармзавод..." торговельної марки "Р." з огляду на розірвання Товариством "Л." договору від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96. Судом першої інстанції лише констатується твердження Товариства "Л." про порушення Товариством "Хімфармзавод..." своїх зобов'язань за цим договором, однак ці твердження судом не перевірено, зокрема, не зазначено доказів на підтвердження доводів позовної заяви Товариства "Л." про невиконання відповідачем договірних зобов'язань і у який спосіб ці порушення зумовили недобросовісність використання останнім торговельної марки. Отже, судом першої інстанції у дослідженні фактичних даних про недобросовісність використання Товариством "Хімфармзавод..." торговельної марки "Р." порушено правила статті 43 Господарського процесуального кодексу України про оцінку доказів.
Помилковим є висновок суду апеляційної інстанції про неможливість застосування статті 500 Цивільного кодексу України до спірних відносин сторін за цією позовною вимогою з огляду на приписи пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень цього Кодексу та дані про розірвання 28.03.2002 договору від 20.10.95 N СД-95028/N 2-96.
Відповідно до припису зазначеного пункту:
- Цивільний кодекс України застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності;
- щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.
Існування права попереднього користувача на торговельну марку не залежить від припинення договору, на підставі якого виникло це право. Юридичне значення має сам факт виникнення права попереднього користувача або можлива наявність цього факту, як у даній справі. Крім того, судом апеляційної інстанції не враховано положення пункту В статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України з 25.12.91, згідно з якою права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу.
Отже, судовими інстанціями не з'ясовано фактичні дані щодо наявності або відсутності у Товариства "Хімфармзавод..." права попереднього користувача на торговельну марку "Р.", які входять до предмета доказування зі спору за вимогою Товариства "Л." до Товариства "Хімфармзавод..." про припинення порушень прав на торговельну марку "Р.".
З огляду на викладене рішення судових інстанції у частині задоволення позову Товариства "Л." до Товариства "Хімфармзавод..." скасовано, а справу в цій частині передано на новий розгляд до суду першої інстанції.
8. Чинне законодавство не передбачає можливості надання в будь-якому вигляді згоди на реєстрацію та правову охорону знакові для товарів і послуг, який суперечить вимогам закону.
Торговельно-виробнича корпорація "О." (далі - Корпорація) звернулася до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент) про визнання недійсною на території України міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг "Новый ж."; третя особа, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача - закрите акціонерне товариство "Н..." (далі - Іноземний суб'єкт господарювання).
Іноземний суб'єкт господарювання подав зустрічний позов до Державного департаменту та Корпорації про надання захисту від недобросовісної конкуренції та зобов'язання Концерну припинити дії, які порушують його право на знак для товарів і послуг "Ж." за міжнародною реєстрацією та заборону Корпорації використовувати без дозволу Іноземного суб'єкта господарювання цей знак при маркуванні товарів з класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП).
Рішенням місцевого господарського суду позов Корпорації задоволено. Провадження за зустрічним позовом у частині зобов'язання надати захист від недобросовісної конкуренції припинено, в інших вимогах за зустрічним позовом відмовлено через їх недоведеність. Рішення суду мотивовано тим, що позивач є власником знака для товарів і послуг "Ж.", з яким знак третьої особи за міжнародною реєстрацією "Новый ж." схожий до ступеня змішування, а тому розповсюдження його правової охорони на Україну є неправомірним. Ухвалою місцевого господарського суду було виправлено описки в описовій частині зазначеного рішення суду стосовно предмета позову та зазначення у мотивувальній частині про те, що договір є неукладеним, замість того, що він не є неукладеним.
Постановою апеляційного господарського суду оскаржувані рішення та ухвала господарського суду міста Києва залишені без змін.
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Іноземний суб'єкт господарювання просив рішення місцевого господарського суду скасувати і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову Корпорації та задовольнити зустрічну позовну заяву. Скаргу було мотивовано, зокрема, тим, що судом неправомірно припинено провадження у частині вимог щодо надання захисту від недобросовісної конкуренції, оскільки відповідно до статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в Україні. Крім того, на думку скаржника, виправлення помилки шляхом заміни словосполучення "договір не є неукладеним" на "договір є неукладеним" повністю змінює суть рішення.
Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке. Судом першої інстанції у справі встановлено, що:
- 14.08.2000 Іноземним суб'єктом господарювання було подано заявку на міжнародну реєстрацію знака для товарів і послуг "НОВЫЙ Ж." щодо товарів 3 класу МКТП - зубні порошки, пасти. Серед країн, заявлених для реєстрації, значиться Україна;
- Державний департамент 22.10.2001 виніс рішення про попередню повну відмову в наданні правової охорони міжнародній реєстрації N 743011;
- підставою відмови була наявність в Україні свідоцтва N 17375, виданого на ім'я Корпорації, на знак для товарів і послуг "Ж.", зареєстрований щодо всіх товарів 3, 5 та 42 класів МКТП, заявка на який була подана 29 травня 1998 року. В рішенні від 22.10.2001 Держдепартамент інтелектуальної власності зробив висновок про схожість позначень "Ж." та "НОВЫЙ Ж.", а отже про неможливість надання правової охорони позначенню "НОВЫЙ Ж." на території України;
- на рішення Державного департаменту від 22.10.2001 патентним повіреним К. 08.02.2002 було подано заперечення із додатками, в якому він просив надати правову охорону позначенню "НОВЫЙ Ж." на підставі листа-дозволу Корпорації на реєстрацію знака для товарів і послуг "Новый ж." на ім'я Іноземного суб'єкта господарювання та копії договору N 1-0019-1 від 18.02.2002 (далі - Договір);
- за умовами Договору про передачу прав на знак для товарів і послуг "Ж." він набирає сили з моменту його реєстрації в Державному департаменті;
- Договір, копія якого була надана у відповідь на рішення про попередню повну відмову, не був зареєстрований в Державному департаменті;
- 28.02.2002 Державний департамент виніс остаточне рішення, що повністю скасовує відмову в правовій охороні по заявці N 743011 та надає згоду на таку реєстрацію;
- після міжнародної реєстрації знак "НОВЫЙ Ж." отримав на території України такий же об'єм правової охорони, який би він отримав, якби був зареєстрований безпосередньо в Україні за національною процедурою реєстрації;
- лист-дозвіл та Договір з боку Корпорації був підписаний 18.02.2002 коловою правління К., який на той час не мав права представляти Корпорацію;
- матеріали справи не містять належних доказів подальшого схвалення Договору Корпорацією;
- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.06.2004 N 54 позначення "Ж.", зареєстроване в Україні згідно з свідоцтвом N 17375, та позначення "НОВЫЙ Ж.", що охороняється в Україні на підставі міжнародної реєстрації N 743011, стосовно товару "зубні пасти" є схожими настільки, що можуть бути сплутані споживачами;
- на дату укладання договору - 18.02.2002 діяло положення пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якого передача права власності на знак вважається дійсним для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру;
- згідно з випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг станом на 11.11.2003 власником свідоцтва N 17375 на знак "Ж." є Корпорація;
- Іноземним суб'єктом господарювання не доведено право власності на знак "Ж.".
Згідно з пунктом 4 статті 3 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року (далі - Мадридська угода) датою реєстрації вважається дата подання заявки на міжнародну реєстрацію в країні походження при умові, що Міжнародне бюро отримало заявку протягом двох місяців з дати її подання.
Згідно з пунктом 1 статті 4 Мадридської угоди з дати реєстрації в кожній зацікавленій країні знаку надається та ж сама охорона, якби він був заявлений там безпосередньо. Оскільки Україна відповідно до статті 7 Закону України "Про правонаступництво України" від 12.09.91 є учасницею Мадридської угоди, всі знаки, зареєстровані в Міжнародному бюро із зазначенням України, користуються на території України тим же обсягом прав на охорону, що і знаки, зареєстровані безпосередньо в Україні. Відповідно до пункту 1 статті 5 Мадридської угоди в країнах, де це передбачено законодавством, відомства, повідомлені про реєстрацію знака, мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знакові на їх території. Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які у відповідності з Паризькою конвенцією про охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації.
Відповідно до підпункту 1 пункту В статті 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними, якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона.
Пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) також передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.
У пункті 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.95 N 116 (в редакції наказу від 20.08.97 N 72, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 22.09.97 за N 416/2220, зазначено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
Згідно зі статтею 19 Закону свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Оскільки експертним висновком підтверджено, що позначення "Ж." зареєстроване в Україні згідно з свідоцтвом N 17375 та позначення "НОВЫЙ Ж.", що охороняється в Україні на підставі міжнародної реєстрації N 743011, стосовно товару "зубні пасти" (який належить до 3 класу МКТП) є схожими настільки, що можуть бути сплутані споживачами, то висновок місцевого суду про те, що позначенню "НОВЫЙ Ж." повинно було бути відмовлено в наданні правової охорони на підставі пункту 3 статті 6 Закону, є вірним, тому що чинним законодавством надання згоди у будь-якому вигляді на реєстрацію знака, який протирічить закону, не передбачено.
Предметом судового розгляду суду першої інстанції за зустрічним позовом було також питання про зобов'язання надати захист від недобросовісної конкуренції та визнати неправомірним використання Корпорацією знака "Ж.". Приймаючи рішення з цього питання, місцевий та апеляційний суди виходили з того, що статтею 16 Цивільного кодексу України встановлено виключний перелік способів захисту цивільних прав. Оскільки спосіб захисту, обраний третьою особою, не передбачений законодавством, провадження у цій частині зустрічних позовних вимог було припинено. Разом з тим, відповідно до правової позиції, викладеної у постанові Верховного Суду України від 13 липня у справі N 10/732, у випадку, коли предмет позову не відповідає встановленим законом або договором способам захисту прав, суд повинен відмовити у позові, а не припиняти провадження у справі за її непідвідомчістю. За таких обставин рішення господарського суду підлягає зміні у частині часткового припинення провадження за зустрічним позовом та відмови у цій частині позовних вимог.
Що ж до решти вимог за зустрічним позовом, то судом правомірно було в них відмовлено, оскільки власником знака для товарів "Ж." є Корпорація, яка правомірно його використовує.
Оскільки ж у пункті 4 резолютивної частини рішення місцевого суду зазначено про припинення провадження у справі у частині надання захисту від недобросовісної конкуренції, а пункті 5 зазначеного рішення вказано про повну відмову у зустрічних позовних вимогах, то рішення господарського суду міста Києва підлягає зміні шляхом виключення з його резолютивної частини пункту 4.
Посилання третьої особи у скарзі на те, що у винесенні ухвали від про усунення описок рішення місцевого господарського суду було допущено порушення її прав, оскільки ухвала винесена без виклику сторін та змінює суть рішення, не відповідають обставинам справи.
Відповідно до статті 89 Господарського процесуального кодексу України суд має право за своєю ініціативою винести ухвалу про виправлення помилки без виклику сторін. Зміни, внесені до мотивувальної частини оскаржуваного рішення, з огляду на загальний зміст останнього та контекст абзацу мотивувальної частини, до якого вносилися ці зміни, не зачіпають суті відповідного рішення.
Вищим господарським судом України касаційну скаргу Іноземного суб'єкта задоволено частково; рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду змінено відповідним чином.
9. Наявність у особи виключної ліцензії на використання на території України знаків для товарів і послуг, що включають повне словесне позначення, надає їй право на захист торговельних марок без окремого письмового уповноваження їх власників.
Компанія "В." (далі - Іноземний суб'єкт господарювання) звернулася з позовом до закритого акціонерного товариства "Торговий дім..." (далі - Товариство), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент) про визнання недійсним свідоцтва України від 15.12.2003 N 36605 на знак для товарів і послуг "M...L(R)", внесення відповідних зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та заборону Товариству будь-якого використання спірного знака, в тому числі в рекламі Інтернет та доменному імені.
Рішенням місцевого господарського суду міста Києва позов задоволено. Назване рішення суду мотивоване невідповідністю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та порушенням спірною реєстрацією прав третіх осіб. Зокрема, реєстрація знака порушує права власника знаків для товарів і послуг "M...L" за свідоцтвами NN 27110, 28179, 28180, зареєстрованими раніше.
Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції з даної справи скасовано, у задоволенні позову відмовлено. У прийнятті названої постанови апеляційний суд виходив з того, що позивач у справі спеціально не уповноважений власником знаків для товарів і послуг "M...L" захищати їх від неправомірного посягання, а наявна у позивача виключна ліцензія не містить такого повноваження.
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України позивач просив скасувати зазначену постанову апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції, посилаючись на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права. Зокрема, скаржник зазначав, що відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Оскільки позивачем на підставі виключної ліцензії було отримане виключне право на території України використовувати знаки для товарів і послуг "M...L" за свідоцтвами NN 27110, 28179, 28180, то окремого письмового уповноваження на захист цих знаків від імені власника знаків не потрібно.
Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- Державним департаментом було видано компанії В..., Інк свідоцтва України: N 27110 на знак для товарів і послуг "M...L", дата реєстрації 16.09.2002; N 28179 на знак для товарів і послуг "M...L", зображення", дата реєстрації 15.11.2002; N 28180 на знак для товарів і послуг "M...L", зображення", дата реєстрації 15.11.2002; N 28181 на знак для товарів і послуг "M", зображення", дата реєстрації 22.11.2002;
- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами NN 27110, 28179, 28180, 28181 зареєстровано для товарів і послуг 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП);
- Державним департаментом було видано Товариству свідоцтво України на знак для товарів і послуг "M...L(R)" від 15.12.2003 N 36605 для товарів 14, 16, 18 та послуг 35 класу МКТП;
- компанія В..., Інк надала позивачеві виключну ліцензію на використання в Україні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами NN 27110, 28179, 28180, 28181;
- згідно з ліцензійною угодою позивач має право використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами NN 27110, 28179, 28180, 28181 у господарській діяльності та надавати право використання цих знаків іншим особам (дистриб'юторам) у разі укладення дистриб'юторських договорів;
- питання використання та реєстрації знаків, що включають позначення "M...L", зачіпають права та законні інтереси позивача;
- відповідно до висновку експертизи об'єктів інтелектуальної власності елемент "M...L" займає домінуюче положення у зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України N N 27110, 28179, 28180 та свідоцтвом України N 36605. Зображення "M...L(R)" за свідоцтвом N 36605 та зображення "M...L" за свідоцтвом N 27110 є тотожними позначеннями. Зображення знаків для товарів і послуг за свідоцтвом N 36605 та свідоцтвами NN 28179 та 28180 є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки до їх складу входить тотожний словесний елемент ("M...L"), який займає домінуюче становище у зображенні знаків;
- при використанні знака для товарів і послуг за свідоцтвом N 36605 для зареєстрованих класів МКТП (14, 16, 18, 35) він є схожим настільки, що його можна сплутати з знаками для товарів і послуг за свідоцтвами NN 27110, 28179, 28180, 28181, оскільки вони зареєстровані для товарів спорідненого 25 класу МКТП.
Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Пунктом 1а статті 19 Закону передбачено, що свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнане недійсним у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Судом першої інстанції достовірно встановлено, що знак для товарів і послуг "M...L(R)" за свідоцтвом N 36605 зареєстровано пізніше, ніж знаки для товарів і послуг за свідоцтвами NN 27110, 28179, 28180, 28181, а також знак для товарів і послуг за свідоцтвом N 36605 є тотожним зі знаком N 27110 і схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками за свідоцтвами NN 28179, 28180. Отже, висновок місцевого господарського суду про невідповідність знака для товарів і послуг "M...L(R)" умовам надання правової охорони є правильним. Відповідають чинному законодавству та обставинам справи також інші висновки місцевого суду стосовно порушення спірною реєстрацією прав інших осіб та необхідність з цих підстав її скасування.
Що ж до висновку апеляційного господарського суду стосовно відсутності у позивача права на захист порушених прав як власника свідоцтва, оскільки умови ліцензійного договору не містять такого дозволу, то з цього приводу Вищий господарський суд України зазначив таке.
Відповідно до частини третьої пункту 2 статті 20 Закону вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Як встановлено місцевим господарським судом, позивач на підставі виключної ліцензії отримав право на використання знаків за свідоцтвами України NN 27110, 28179, 28180, 28181 на території України. Пунктом 3 статті 1108 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.
Відповідно до пункту 2 статті 1109 ЦК України у випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.
Місцевим господарським судом встановлено, що згідно з ліцензійною угодою позивач має право укладати дистриб'юторські договори та уклав такий договір з Товариством. Умови дистриб'юторського договору передбачали, що використання знаків для товарів і послуг, які включали позначення "M...L", мало здійснюватися лише у визначених договором межах. Зокрема, дистриб'ютор не мав прав на реєстрацію зазначених позначень на своє ім'я.
Отже, реєстрація Товариством на своє ім'я знака для товарів і послуг "M...L(R)" порушує права позивача як власника виключної ліцензії.
Відповідно до статті 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.
Таким чином, наявність у позивача виключної ліцензії на використання на території України знаків для товарів і послуг, що включають позначення "M...L", надає йому право на захист торгових марок без окремого письмового уповноваження їх власника.
Отже, суд першої інстанції у розгляді даної справи з достатньою повнотою встановив обставини справи та правильно застосував норми матеріального права, а суд апеляційної інстанції безпідставно скасував обґрунтоване судове рішення, припустившись неправильного застосування наведених приписів Закону. Тому рішення місцевого господарського суду з даної справи залишено в силі, а оскаржувану постанову скасовано.
10. Суд не має повноважень щодо зобов'язання державного органу здійснити державну реєстрацію знака для товарів і послуг, але може зобов'язати такий орган розглянути питання про державну реєстрацію знака.
Торговельно-виробнича корпорація "О." (далі - Корпорація) звернулася до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Державний департамент) з позовом про визнання недійсним рішення апеляційної ради Державного департаменту від 21.08.2003 по заявці на знак для товарів і послуг за N 2000094192 "Новый ж." та зобов'язанням зареєструвати цей знак щодо всіх товарів і послуг 3, 5 та 42 класу міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП), включаючи товари 3 класу МКТП - зубні порошки, пасти; третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - закрите акціонерне товариство - "Н..." (далі - Іноземний суб'єкт господарювання).
Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково. Рішення апеляційної ради Державного департаменту від 21.08.2003 (далі - рішення Апеляційної ради) визнано недійсним з тих мотивів, що рішенням місцевого господарського суду від 21.07.2004 з іншої справи, яке набрало законної сили, визнано недійсною на території України міжнародну реєстрацію від 14.08.2000 N 743011 на знак для товарів і послуг "Новый ж.", зареєстрований на ім'я Іноземного суб'єкта господарювання. В решті позовних вимог провадження у справі припинено з мотивів невідповідності обраного способу захисту вимогам чинного законодавства.
Постановою апеляційного господарського суду рішення місцевого господарського суду змінено. У задоволенні позову в частині визнання недійсним рішення Апеляційної ради відмовлено. В решті рішення місцевого суду залишене без змін. Постанову мотивовано тим, що позивачем не подано доказів на підтвердження невідповідності рішення Апеляційної палати вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт.
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Корпорація просила постанову апеляційного господарського суду в даній справі скасувати і залишити рішення місцевого господарського суду без змін. Скаргу було мотивовано, зокрема, тим, що апеляційним судом безпідставно не взято до уваги факт визнання недійсною міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг "Новый ж." з мотивів її невідповідності чинному законодавству. Отже, й рішення Апеляційної палати, що ґрунтувалося на чинності цієї міжнародної реєстрації, не можна визнати таким, що відповідає законодавству. Крім того, апеляційним господарським судом не враховано, що міжнародна реєстрація знака для товарів і послуг "Новый ж." N 743011 є недійсною з дати міжнародної реєстрації. Тобто рішення Апеляційної палати ґрунтується на міжнародній реєстрації торгової марки, яку скасовано.
Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- 29.09.2000 позивач подав до Державного департаменту заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг "Новый ж." щодо товарів 3, 5 класу та послуг 42 класу МКТП;
- Державний департамент 20.01.2003 прийняв рішення про реєстрацію знака "Новый ж." щодо частини заявлених товарів та послуг, відмовивши в реєстрації стосовно товарів 3 класу МКТП - зубні порошки, пасти з тих мотивів, що для товарів 3 класу це позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "Новый ж.", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Іноземного суб'єкта господарювання (міжнародна реєстрація N 743011 від 14.08.2000) для товарів та послуг тих самих класів;
- 07.02.2003 позивач звернувся до Апеляційної палати Державного департаменту із запереченням на рішення Державного департаменту від 20.01.2001 та просив зареєструвати його знак для всіх товарів та послуг, зазначених у його заявці N 2000094192;
- 21.08.2003 Апеляційна палата Державного департаменту відмовила позивачу в задоволенні заперечення з тих самих мотивів, що були викладені у рішення від 20.01.2003;
- рішенням господарського суду міста Києва від 21.07.2004 у іншій справі (справа N 21/793) за позовом Корпорації до Державного департаменту, третя особа - Іноземний суб'єкт господарювання, залишеним без змін у цій частині постановою апеляційного господарського суду та постановою Вищого господарського суду України, визнано недійсною на території України міжнародну реєстрацію від 14.08.2000 N 743011 на знак для товарів і послуг "Новый ж.", що був зареєстрований на ім'я Іноземного суб'єкта господарювання.