Про затвердження Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі)

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 1 червня 2000 року N 1771-III та на виконання Указів Президента України "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 року N 1573/99, N 773/2000, постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності" від 20 червня 2000 року N 997, з метою забезпечення безперервності функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності

1. Затвердити Інструкцію про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі) (далі - Інструкція), що додається.

2. Зареєструвати цю Інструкцію в Міністерстві юстиції України.

3. Опублікувати цю Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати таким, що втратили чинність, пункт 1 наказу Держпатенту України від 6 червня 1995 року N 89 "Про затвердження нормативних актів" та затверджена ним Інструкція про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

1.1. Ця Інструкція визначає порядок розгляду та реєстрації в Державному департаменті інтелектуальної власності (далі - Департамент), що діє в складі Міністерства освіти і науки України, договорів про передачу права власності на винаходи (корисні моделі), крім секретних, та ліцензійних договорів на використання винаходів (корисних моделей), крім секретних, відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 року N 3687-XII (далі - Закон) у редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 1 червня 2000 року N 1771-III.

1.2. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) (далі - договір) або ліцензійний договір на використання винаходу (корисної моделі) (далі - ліцензійний договір) вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами. Вони набирають чинності стосовно будь-якої іншої особи після їх реєстрації в Департаменті.

Передача власником патенту на винахід, деклараційного патенту на винахід, деклараційного патенту на корисну модель (далі - патент) права власності на винахід (корисну модель) та надання дозволу (ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі) здійснюються в межах строку дії патенту.

Договір (ліцензійний договір) приймається до розгляду та реєстрації після публікації відомостей про видачу патенту в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень).

1.3. На підставі ліцензійного договору може надаватись виключна або невиключна ліцензія на використання винаходу (корисної моделі).

Надавати ліцензію будь-якій особі на використання винаходу (корисної моделі) може власник патенту або власник виключної ліцензії.

Власник виключної ліцензії може надати дозвіл (ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) у межах строку дії виключної ліцензії, що була йому надана.

1.4. Дії, пов'язані з реєстрацією договору, можуть здійснювати: власник патенту, представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа за дорученням власника патенту.

Дії, пов'язані з реєстрацією ліцензійного договору, можуть здійснювати: власник патенту або власник виключної ліцензії; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа за дорученням власника патенту або власника виключної ліцензії.

До заяви про реєстрацію договору (ліцензійного договору), що подає від імені власника патенту або власника виключної ліцензії представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа, додається довіреність, оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства.

1.5. Якщо власником патенту є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на винахід (корисну модель) та наданням дозволу на використання винаходу (корисної моделі), визначаються угодою між ними, а право підписання документів, які подаються на реєстрацію, може бути надано одній особі за наявності відповідної довіреності.

2.1. Для реєстрації договору (ліцензійного договору) до Департаменту подають такі документи:

заяву про реєстрацію договору (ліцензійного договору) (далі - заява) в одному примірнику;

договір (ліцензійний договір) у трьох примірниках;

документ про сплату збору за реєстрацію договору

(ліцензійного договору) в одному примірнику.

2.2. Заяву про реєстрацію договору (додаток 1) до Департаменту подає власник патенту, а заяву про реєстрацію ліцензійного договору (додаток 2) подає власник патенту або власник виключної ліцензії.

Заява викладається українською мовою і стосується одного договору (ліцензійного договору).

Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки) прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи та її адреси. У дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.

2.3. У договорі (ліцензійному договорі) повинні бути вказані:

2.3.1. Щодо договору: предмет договору; сторони договору; номер патенту; назва винаходу (корисної моделі); зобов'язання сторін; юридичні адреси сторін.

2.3.2. Щодо ліцензійного договору: предмет ліцензійного договору; сторони ліцензійного договору; номер патенту; назва винаходу (корисної моделі); обсяг прав, що передаються; вид ліцензії (виключна або невиключна); зобов'язання сторін; дата закінчення дії ліцензійного договору; територія дії ліцензійного договору; юридичні адреси сторін.

2.4. Договір (ліцензійний договір) подається на реєстрацію українською мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) викладений іншою мовою, то до нього додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або уповноваженою особою компетентного органу.

Договір (ліцензійний договір) засвідчується в порядку, установленому в країні його укладання.

Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його укладають.

Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи підписується особою, що має на це повноваження, із зазначенням її посади та буквеним позначенням ініціалів і прізвища, а її особистий підпис скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в документах, які подаються на реєстрацію, несуть сторони договору (ліцензійного договору).

Документи, що подаються на реєстрацію, друкуються на окремих аркушах білого паперу форматом 210 х 297 мм, при цьому другий і наступні аркуші договору (ліцензійного договору) нумеруються арабськими цифрами. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Виправлення в документах не допускаються.

3.1. Розгляд та реєстрація договору (ліцензійного договору) здійснюється протягом двох місяців від дати надходження до Департаменту заяви та правильно оформлених документів, що до неї додаються.

3.2. Департамент:

розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність розділам 1, 2 цієї Інструкції;

приймає рішення про реєстрацію договору (ліцензійного договору) (додатки 3, 4);

реєструє договір (ліцензійний договір), для чого вносить відповідні відомості до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи або Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі (далі - Реєстр);

направляє на адресу власника патенту (власника виключної ліцензії) два примірники зареєстрованого договору (ліцензійного договору) та рішення про його реєстрацію. Один примірник зареєстрованого договору (ліцензійного договору) зберігається в Департаменті як контрольний;

готує та направляє відомості щодо зареєстрованого договору (ліцензійного договору) для публікації в бюлетені.

3.3. Департамент має право надіслати запит про подання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію договору (ліцензійного договору), у разі виникнення обгрунтованих сумнівів щодо вірогідності відомостей, що містять подані на реєстрацію документи. У цьому разі рішення про реєстрацію договору (ліцензійного договору) приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових документів.

3.4. Договір (ліцензійний договір) не може бути зареєстрований, якщо:

патент визнано недійсним повністю;

дія патенту припинена;

зареєстровано заяву власника патенту про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), а клопотання про відкликання цієї заяви не надійшло;

подані на реєстрацію документи не відповідають вимогам розділів 1, 2 та пункту 3.3 цієї Інструкції.

3.5. У випадках, зазначених у пункті 3.4 цієї Інструкції, Департамент повертає за адресою, указаною в заяві, документи, що надійшли на реєстрацію договору (ліцензійного договору), із зазначенням мотивованих підстав їх повернення.

4.1. До Реєстру вносяться відомості про зміни щодо зареєстрованого ліцензійного договору (далі - зміни) стосовно:

сторін договору;

обсягу прав, що передаються;

виду ліцензії;

дати закінчення дії ліцензійного договору;

території дії ліцензійного договору.

Для внесення до Реєстру відомостей про зміни до Департаменту подають такі документи:

заяву про внесення змін (додаток 5) в одному примірнику;

перелік змін в одному примірнику;

документ про сплату збору за внесення змін.

Для внесення змін стосовно повного імені або найменування сторін до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких змін.

4.2. Заява про внесення змін викладається українською мовою, стосується одного ліцензійного договору та підписується обома сторонами ліцензійного договору або довіреною особою, що діє за дорученням сторони (сторін), за наявності відповідної довіреності.

4.3. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову редакцію пункту (пунктів), що змінюється (змінюються).

4.4. Департамент розглядає заяву на внесення змін і додані до неї документи, приймає рішення про внесення змін та вносить відповідні відомості до Реєстру протягом двох місяців від дати надходження правильно оформлених документів.

Рішення про внесення змін (додаток 6) направляється за адресою, зазначеною в заяві.

4.5. Заява не приймається до розгляду, якщо:

патент визнано недійсним повністю;

дія патенту припинена;

дія ліцензійного договору закінчилася;

подані для внесення змін документи не відповідають вимогам пунктів 4.1 - 4.3 цієї Інструкції.

Якщо відомості про зміни не можуть бути внесені до Реєстру, то Департамент повертає за адресою, указаною в заяві, документи, що надійшли, із зазначенням мотивованих підстав їх повернення.

4.6. Дія зареєстрованого ліцензійного договору може бути достроково припинена:

за взаємною згодою сторін;

на підставі рішення суду;

на підставі припинення дії деклараційного патенту на винахід у зв'язку з видачею патенту після проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою раніше було видано деклараційний патент.

Для внесення до Реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін до Департаменту подають заяву про дострокове припинення дії ліцензійного договору, підписану обома сторонами, в одному примірнику.

Департамент розглядає заяву, приймає рішення про внесення до Реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору та вносить відповідні відомості до Реєстру протягом двох місяців від дати надходження правильно оформленої заяви.

Рішення про внесення до Реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін (додаток 7) направляється за адресою, зазначеною в заяві.

4.7. Зміни до зареєстрованого ліцензійного договору та його дострокове припинення за взаємною згодою сторін вважаються чинними стосовно будь-яких інших осіб, починаючи від дати внесення таких відомостей до Реєстру.

4.8. Відомості про визнання договору (ліцензійного договору) недійсним уносяться до Реєстру на підставі рішення суду про визнання договору (ліцензійного договору) недійсним.

4.9. Департамент публікує відомості про внесення змін, дострокове припинення дії ліцензійного договору, визнання недійсним договору (ліцензійного договору) в бюлетені.

4.10. Реєстрація ліцензійного договору, на підставі якого власник деклараційного патенту на винахід надав дозвіл на його використання будь-якій особі, скасовується, якщо за результатом проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою раніше було видано деклараційний патент, прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід, а деклараційний патент на винахід вважається таким, що не набрав чинності від дати публікації в бюлетені відомостей про його видачу.