Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, повязаних із захистом права інтелектуальної власності

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 36 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" пленум Вищого господарського суду України

З метою правильного і однакового застосування господарськими судами норм чинного законодавства у вирішенні питань призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності, дати такі роз'яснення.

1. Загальні питання призначення судової експертизи у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності.

1.1. У вирішенні питань призначення судової експертизи господарським судам слід:

- керуватися Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК), Законом України "Про судову експертизу" , Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз , затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 № 144/5 , з подальшими змінами і доповненнями);

- мати на увазі викладене в постанові пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" з урахуванням особливостей правового регулювання захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також у розділі "Експертиза об'єктів інтелектуальної власності" Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз, затверджених згаданим наказом Міністерства юстиції України.

1.2. У додатку 4 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 № 86/5 (з подальшими змінами), наведено Перелік основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Мінюсту (далі - Перелік). У розділі VII Переліку серед видів судових експертиз за № 13 зазначено експертизу, пов'язану з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. Ця експертиза включає певні види експертних спеціальностей, які господарським судам необхідно враховувати у призначенні експертиз з відповідних справ.

1.3. Судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже, господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом.

1.4. Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), яка зі вступом України до Світової організації торгівлі з 16.05.2008 є частиною національного законодавства України, передбачено, що процедури, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, не повинні бути безпідставно ускладнені або вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки (частина друга статті 41).

З огляду на зазначені приписи важливим є дотримання господарськими судами норм чинного законодавства щодо порядку призначення і проведення судових експертиз, у зв'язку з чим судам необхідно мати на увазі таке.

Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо дійсної необхідності такого призначення.

З урахуванням конкретних обставин справи та у разі, коли знань судді достатньо для з'ясування обставин справи, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, можливе вирішення суддею (суддями) питань, які виникають у розгляді справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи.

Неприпустимо ставити перед судовими експертами питання, які випливають із застосування до спірних правовідносин норм законодавства, що регулює захист права інтелектуальної власності, і вирішення яких віднесено до компетенції суду, зокрема, про правову оцінку дій сторін тощо.

1.5. Суди не повинні призначати судову експертизу для з'ясування документованих або публічно оголошених в установленому порядку відомостей про об'єкти, події та явища, що пов'язані з результатами інтелектуальної, творчої діяльності. Для з'ясування такої інформації не потрібні спеціальні знання фахівців з відповідної галузі знань, оскільки суд може одержати або витребувати ці відомості від сторін спору чи інших учасників судового процесу. Наприклад, немає потреби призначати судову експертизу для з'ясування питання про держателя певного доменного імені в мережі Інтернет, тому що ці дані відповідно до вимог статей 30 та 65 ГПК можуть бути витребувані від об'єднання "Український мережевий інформаційний центр", який адмініструє систему реєстрації та обліку доменних назв і адресу українського сегмента мережі Інтернет.

1.6. Призначаючи судову експертизу з дослідження, пов'язаного із захистом права інтелектуальної власності, господарським судам у відповідних ухвалах слід гранично точно визначати коло і зміст питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, та обсяг необхідних для експертного дослідження матеріалів.

Господарські суди повинні витребувати у сторін чи інших осіб лише ті матеріали, які дійсно необхідні для встановлення за допомогою спеціальних знань обставин справи. Так, необхідно задовольняти обґрунтовані клопотання експертів про надання деяких інформаційних матеріалів, що зберігаються в базах даних Державної служби інтелектуальної власності України. Однак слід відмовляти, зокрема, у задоволенні клопотань про надання судовому експерту всієї інформаційної бази даних Державної служби інтелектуальної власності України.

1.7. З метою виключення неоднозначності вихідних даних для проведення експертизи господарському суду до винесення ухвали про призначення судової експертизи слід оглянути об'єкт експертного дослідження і перевірити матеріали справи та в разі виявлення розбіжностей в них ознак об'єкта (наприклад, різні за кольором зображення одних і тих самих об'єктів) та/або розбіжностей у викладенні відомостей, які стосуються одних і тих самих фактичних даних (наприклад, щодо дати пріоритету, зображень структурних формул речовин тощо), вжити заходів до усунення цих розбіжностей в порядку, передбаченому розділом V ГПК.

Господарським судам слід мати на увазі, що визначення способу проведення експертизи є компетенцією експерта. Отже, експерти мають право користуватися будь-якими джерелами інформації, які можуть бути однозначно ідентифіковані, в тому числі джерелами, розміщеними в мережі Інтернет.

1.8. Об'єкти права інтелектуальної власності, що підлягають експертному дослідженню, повинні бути чітко визначені у питаннях, які порушуються перед експертом. Так, якщо дослідженню підлягають знаки для товарів і послуг, у питаннях мають бути зазначені номери відповідних свідоцтв, якщо об'єктами досліджень є позначення, подані на реєстрацію, - номери заявок, а якщо такими об'єктами є позначення, які не реєструвалися, - ознаки, що його індивідуалізують і є достатніми для однозначної ідентифікації даного об'єкта експертом.

Матеріали, що направляються на судову експертизу, та матеріальні носії інформації повинні повно і якісно відображати ознаки відповідних об'єктів. Наприклад, якщо об'єкт виконано у кольорі, на експертизу необхідно направляти кольорові зображення цього об'єкта. Тексти документів, у яких відображено відомості про об'єкти дослідження, повинні бути чіткими й розбірливими. Якщо об'єкти експертного дослідження може бути пошкоджено при транспортуванні, вони мають бути упаковані належним чином. У направленні на експертизу магнітних носіїв інформації слід мати на увазі, що інформація на таких носіях може бути повністю або частково видалена внаслідок потрапляння їх у зони дії потужних магнітних полів (у метрополітені тощо), а тому суду слід визначитися з таким способом доставки цих об'єктів, який виключив би повне чи часткове знищення інформації.

З метою скорочення строків проведення судової експертизи господарські суди можуть пропонувати учасникам судового процесу надавати документи (описи, зображення, матеріали заявок і т. ін.) в електронному форматі на неперезаписуваних дисках для лазерних систем зчитування, які приєднуються до матеріалів справи, що направляється на експертизу.

Якщо в матеріалах справи є дані про особливості виявлення, вилучення, зберігання об'єкта експертного дослідження або про інші обставини, що могли вплинути на формування його ідентифікаційних ознак, про них слід зазначити в ухвалі суду про призначення судової експертизи.

У виняткових випадках, коли об'єкт дослідження не може бути наданий експертові, судова експертиза може проводитися за фотознімками та іншими матеріалами, що відтворюють вигляд об'єкта, його описами і т. ін., про що також має зазначатися в ухвалі про призначення відповідної експертизи.

1.9. Якщо проведення судової експертизи об'єкта експертного дослідження супроводжується повним або частковим знищенням останнього (наприклад, у зв'язку з його поділом на частини), то в ухвалі про призначення судової експертизи або в іншому процесуальному документі слід зазначити про надання експерту дозволу на вчинення відповідних дій.

2. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом авторського права та суміжних прав.

2.1. Призначаючи судову експертизу з питання про те, чи може частина літературного письмового твору (в тому числі й оригінальна назва твору) використовуватися самостійно або чи є твір похідним господарський суд у відповідній ухвалі має точно навести уривки з літературного твору, які за доводами заінтересованої сторони спору можуть використовуватись самостійно, наприклад, у передачах (програмах) організацій мовлення чи як об'єкт торговельної марки або комерційне найменування тощо. При цьому для експертного дослідження, крім фахівців у сфері інтелектуальної власності, можуть залучатися й фахівці у галузі літературознавства.

2.2. За наявності суперечностей між сторонами спору з питання про те, чи є продукт творчої діяльності таким, що не охороняється авторським правом (стаття 10 Закону України "Про авторське право і суміжні права" ), господарський суд, як правило, має призначати судову експертизу із залученням у разі необхідності як експертів фахівців не лише у сфері інтелектуальної власності, а й у відповідній галузі знань (літературознавства, мистецтвознавства тощо). Наприклад, потребує експертних роз'яснень питання про те, чи є літературний або музичний твір з текстом чи без тексту твором народної творчості (фольклором).

2.3. Для роз'яснення питання про те, чи використано чужий твір без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), зокрема, у формі плагіату чи піратства у сфері авторського права і (або) суміжних прав, судам необхідно призначати судову експертизу із залученням до її проведення фахівців у галузі літературознавства, мистецтвознавства тощо залежно від об'єкта авторського права і (або) суміжних прав.

У розгляді справ про порушення авторських та суміжних прав судовому експерту можуть бути орієнтовно поставлені для роз'яснення такі питання:

"Чи є текстовий матеріал (його фрагменти), розміщений (розміщені) у монографії, статті, брошурі або іншому виданні чи веб-сайті, повним чи частковим відтворенням літературного твору..., авторські права на який належать...";

"Чи є зображення, розміщене на сторінці газети, журналу або іншому виданні чи веб-сайті, відтворенням фотографічного твору..., авторські права на який належать...";

"Чи продемонстровано у передачі (програмі) організації мовлення, яку було трансльовано..., літературний, музичний, аудіовізуальний... твір або його фрагменти, авторські права на який (які) належать...";

"Чи продемонстровано у передачі (програмі) організації мовлення, яку було трансльовано..., виконання, фонограму, відеограму, суміжні права на який (яку) належать...".

3. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на торговельні марки.

3.1. У справах про оскарження рішень Державної служби інтелектуальної власності України з питань реєстрації знаків господарські суди не можуть встановлювати для роз'яснення судовим експертом питання про відповідність позначення, що є об'єктом торговельної марки, умовам надання правової охорони, оскільки за такої постановки питання судом з'ясовується питання права, а не питання факту.

3.2. Для з'ясування даних про відповідність позначення або будь-якої комбінації позначень, що є об'єктом зареєстрованої торговельної марки, публічному порядку, принципам гуманності і моралі на роз'яснення судового експерта (експертів) можуть бути поставлені, зокрема, такі питання:

"Чи містить позначення або комбінація позначень зображення порнографічного характеру";

"Чи містить позначення або комбінація позначень антидержавні, расистські лозунги";

"Чи містить позначення або комбінація позначень емблеми та/або найменування екстремістських організацій, нецензурні слова, вислови тощо".

3.3. З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:

є зображенням чи імітацією державного герба, прапора чи іншого державного символу (емблеми); офіційної назви держави; емблеми, скороченого або повного найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційного контрольного, гарантійного та пробірного клейма, печатки; нагороди чи іншої відзнаки;

мала розрізняльну здатність на дату подання заявки або чи набула розрізняльної здатності внаслідок використання;

складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

складається лише з позначень чи даних, що є описовими у використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги;

чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати;

складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;

є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з кваліфікованим зазначенням походження товару;

є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з відомим в Україні комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи;

відтворює промисловий зразок, права на який належать в Україні іншій особі;

відтворює назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

відтворює прізвище, ім'я, псевдонім та похідні них, портрет чи факсиміле відомої в Україні особи.

У вирішенні спору про правомірність рішення Державної служби інтелектуальної власності України щодо реєстрації торговельної марки можливе також експертне дослідження наявності домінуючого положення в зображенні торговельної марки таких елементів, які становлять склад підстави для відмови у наданні знаку правової охорони.

У спорі про визнання свідоцтва недійсним на роз'яснення судового експерта залежно від обставин справи може бути поставлено питання про наявність у свідоцтві елементів зображення торговельної марки, які відсутні в поданій заявці.

3.4. У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві (пункт 5 статті 16, пункт 4 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ).

Ці питання повинні вирішуватися з урахуванням таких положень міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності:

- статті 2 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків , якою, зокрема, встановлено:

(1) З урахуванням зобов'язань, що накладаються цією Угодою, Класифікація має в кожній з країн Спеціального союзу таке значення, яке надається їй у цій країні. Зокрема, Класифікація не зв'язує країни Спеціального союзу ні щодо визначення обсягу охорони знака, ні щодо визнання знаків обслуговування.

(2) Кожна країна Спеціального союзу лишає за собою право використовувати Класифікацію як основну або допоміжну систему.

(3) Компетентні відомства країн Спеціального союзу включають в офіційні документи та публікації про реєстрацію знаків номери класів Класифікації, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак;

- статті 9 Сінгапурського договору про право товарних знаків , якою визначено питання класифікації товарів і/або послуг:

1) [Зазначення товарів і (або) послуг] Кожна реєстрація та будь-яка публікація, здійснена Установою, яка стосується заявки або реєстрації та яка зазначає товари й (або) послуги, зазначає товари й (або) послуги за назвами, згрупованими відповідно до класів Ніццької класифікації, з проставленим перед кожною групою номером класу цієї Класифікації, до якого належить ця група товарів або послуг, і представленими в порядку класів зазначеної Класифікації;

2) [Товари чи послуги, які належать до одного класу або до різних класів]

a) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в одному класі Ніццької класифікації.

b) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в різних класах Ніццької класифікації.

З огляду на викладені положення міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності для роз'яснення питання про спорідненість товарів і послуг з товарами і послугами, наведеними у свідоцтві на торговельну марку [міжнародний цифровий код - (511)] за індексами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (Ніццька класифікація), судам слід призначати судову експертизу, доручаючи її проведення компетентним установам та спеціалістам у сфері інтелектуальної власності.

3.5. У частині другій статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні. До кола цих факторів, який не є вичерпним, зокрема, належать:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

З'ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

До таких відомостей належать, зокрема, результати соціологічних опитувань, які проводяться Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України згідно з Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності , затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (з подальшими змінами).

4. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на комерційне найменування.

У вирішенні спорів, пов'язаних з правовою охороною комерційного (фірмового) найменування, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 Цивільного кодексу України та статті 159 Господарського кодексу України , відповідно до яких комерційне (фірмове) найменування дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справжньої діяльності цієї особи. Тому правовласнику надається правова охорона як проти використання іншими особами тотожних найменувань, так і проти використання ними найменувань, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з відповідним комерційним (фірмовим) найменуванням і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.

Отже, у спорах про захист права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування господарським судом можуть порушуватися перед судовим експертом питання як про наявність чи відсутність схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати, так і стосовно того, чи може використання особами однакових або схожих комерційних (фірмових) найменувань здійснюватися без введення в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.

5. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на промисловий зразок.

У вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок господарським судам необхідно враховувати таке.

Згідно з частиною шостою статті 5 Закону України "Про охорону прав на промисловий зразок" обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) і засвідчується патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згаданий опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

Таким чином, на час подання позову, пов'язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент. Відтак вирішення питань, пов'язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи.

Крім того, перед судовим експертом можуть бути поставлені питання, зокрема, про:

наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні із протиставленим промисловим зразком);

виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка;

наявність у складі зображення виробу, внесеного до Реєстру, інших охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо).

6. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель.

6.1. У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про:

наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням);

наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним);

відповідність корисної моделі критерію патентоздатності "промислова придатність";

наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці.

6.2. Якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

6.3. Якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності щодо процесу (способу) виготовлення продукту, господарський суд залежно від обставин справи може запропонувати судовому експерту роз'яснити питання про таке:

чи використано у процесі виготовлення продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй;

чи є новим продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого процесу (способу).

7. Визнати такими, що втратили чинність, рекомендації президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" .