Відповідно до частини першої статті 1108 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).
Згідно з частиною першою статті 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.
Відповідно до частин 7 і 8 статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору.
Ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами.
ЦК України передбачено умови, дотримання яких є обов'язковим для ліцензійного договору.
У частинах третій і четвертій статті 1109 ЦК України зазначено, що в ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.
Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.
Відповідно до частини шостої цієї ж статті ЦК України права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. Судовими інстанціями за наслідками вивчення змісту Договору та акта приймання-передачі N 4 встановлено, що останніми не визначено, за яким конкретно патентом передані права на використання об'єкта інтелектуальної власності - корисної моделі. Тому немає підстав вважати, що за Договором відбулася передача прав на використання корисної моделі саме за патентом "герметична гальванічна батарея". А отже, місцевим та апеляційним господарськими судами правомірно задоволено вимогу про припинення порушення прав власника деклараційного патенту на корисну модель.
Вищий господарський суд України погодився також з висновком попередніх судових інстанцій про те, що не підлягає задоволенню вимога позивача про стягнення неотриманого доходу (упущеної вигоди), що складає різницю між сумою, передбаченою Договором, та вартістю поставлених відповідачеві батарей.
Судовими інстанціями встановлено, що відповідач не відмовлявся прийняти і оплатити відповідний товар, а позивач не здійснював його поставку. Тому відсутні підстави для застосування до правовідносин сторін приписів статті 623 ЦК України.
З урахуванням наведеного суди першої та апеляційної інстанції з достатньою повнотою встановили обставини справи і дали їм правильну правову оцінку, тому прийняті ними судові рішення було залишено без змін.
9. Умовами наявності права на безоплатне продовження користування патентом або торговою маркою, яка належить іншій особі, є добросовісне використання в інтересах своєї діяльності відповідних торгової марки або патенту.
Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа Б. (далі СПД Б.) звернулася до господарського суду з позовом про визнання за нею права на безкоштовне продовження користування промисловим зразком "Упаковка до клею "С." та відповідним знаком для товарів і послуг свідоцтво на знак для товарів і послуг, які належать суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі М. (далі - СПД М.).
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- СПД М. відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" 26.12.2000 подав заявку на реєстрацію промислового зразку "Упаковка до клею "С."; 16.04.2001 в Бюлетені N 3 "Промислова власність" здійснено публікацію про видачу патенту на цей промисловий зразок;
- 25.12.2000 СПД М. подав заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг у вигляді стилізованого зображення людини з пензлем та відром для товарів і послуг 1,2, 35 класів МКТП; 17.03.2003 в Бюлетені N 3 "Промислова власність" здійснено публікацію про реєстрацію цього знака для товарів і послуг;
- СПД М. має статус суб'єкта підприємницької діяльності на підставі свідоцтва про державну реєстрацію;
- СПД Б. має статус суб'єкта підприємницької діяльності на підставі свідоцтва про державну реєстрацію;
- відповідач не надавав позивачу права на використання знака для товарів і послуг та промислового зразка в установленому законом порядку;
- матеріали справи свідчать про відсутність добросовісного користування позивачем промисловим зразком та торговою маркою до подачі відповідачем заявок на реєстрацію промислового зразка та торгової марки.
Причиною спору в даній справі стало питання щодо правомірності використання позивачем промислового зразка та торгової марки, які належать відповідачу.
Відповідно до пунктів 1, 2, 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.
Використанням знака визнається:
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Пунктом 5 статті 16 цього Закону передбачено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Цивільним кодексом України у статті 500 також передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
Статтею 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" передбачено, що права, які випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.
Відповідно до пункту 1 статті 22 цього Закону будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).
Статтею 470 Цивільного кодексу України також передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
Таким чином, умовами наявності права на безоплатне продовження користування патентом або торговою маркою, які належать іншій особі є добросовісне використання в інтересах своєї діяльності зазначених торгової марки або патенту.
З огляду на ці законодавчо встановлені умови отримання права на безоплатне користування промисловим зразком та торговельною маркою, місцевий та апеляційний господарські суди обґрунтовано дійшли висновку, що надані позивачем договір від 22.05.2000 на виготовлення упаковки для клею та ксерокопія не легалізованої належним чином довіреності від 19.07.2000 фірми "P." на: "продвижение клея "S." - не свідчать про добросовісне використання у своїй діяльності або про серйозну підготовку до такого використання торгової марки та промислового зразка в інтересах своєї діяльності.
Що ж до посилань скаржника на те, що спір не підвідомчий господарському суду, то, як вбачається з матеріалів справи, позов подано суб'єктом підприємницької діяльності до іншого суб'єкта підприємницької діяльності, якому належать права інтелектуальної власності на промисловий зразок та торгову марку з приводу оспорюваного права попереднього користування. Відповідно до статті 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. Те, що позивач мотивує право попереднього користування доказами, які отримані ним як фізичною особою Б., не може вплинути на підвідомчість даного спору на момент його вирішення господарським судом, оскільки позивач звернувся до господарського суду у той час, коли його вже було зареєстровано як суб'єкта підприємницької діяльності. Більш того, право попереднього користування позивач просить визнати за ним саме як за суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою Б. про що зазначено у позовній заяві.
За таких обставин Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що передбачені законом підстави для скасування оскаржуваних судових актів відсутні.
10. Суб'єктом використання промислового зразка в розумінні Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" може бути не лише виробник, але й будь-яка інша особа, що застосовує річ, виготовлену запатентованим способом.
Товариство "У." звернулося до господарського суду з позовом до Товариства "В." про встановлення заборони відповідачеві на розпорядження та використання об'єкта інтелектуальної власності визначеним шляхом, а саме: використовувати автозаправну станцію для відпуску паливно-мастильних матеріалів шляхом блокування (опечатування) технологічних колодязів.
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено.
Судовими інстанціями у справі встановлено:
- за договором про передачу прав власності на промисловий зразок від, укладеним Комерційною фірмою (власник) та Товариством "У." (правонаступник) та зареєстрованим у Державному департаменті інтелектуальної власності України, позивачеві було передано всі права, що випливають з патенту України на певний промисловий зразок;
- об'єктом названого патенту є технічне рішення щодо побудови блочної автозаправної станції; датою подання заявки на одержання патенту є 27.08.2001;
- на підставі договору оренди від Товариство "В." орендує спірну автозаправну станцію у власника цієї станції - Товариства "С.".
Причиною спору в даній справі стало питання про наявність порушення прав інтелектуальної власності позивача на промисловий зразок, що охороняється патентом, у використанні відповідачем спірної автозаправної станції.
Відповідно до статті 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є, зокрема:
право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;
виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);
виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.
Разом з тим, відмовляючи у задоволенні позову, господарські суди послалися на те, що оскільки даний спір виник у зв'язку з ймовірним використанням запатентованого технічного рішення у спорудженні спірної автозаправної станції до моменту набуття позивачем майнових прав на зазначений об'єкт інтелектуальної власності, відповідач як орендар цієї станції не може вважатися особою, що використовує спірний промисловий зразок.
Втім, частиною другою статті 20 Закону визначено, що використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.
Крім того, як зазначено у пункті 56 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", за патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону.
Отже, з огляду на наведені законодавчі приписи суб'єктом використання промислового зразка в розумінні Закону може бути не лише виробник, але й будь-яка інша особа, що застосовує річ, виготовлену запатентованим способом. В даному разі, як вбачається з установлених попередніми інстанціями обставин справи, саме Товариство "В." як орендар є безпосереднім користувачем спірної автозаправної станції. До того ж чинне господарське процесуальне законодавство України надає господарському суду право за необхідності залучити до участі у справі іншого відповідача за своєю ініціативою в порядку статті 24 ГПК України.
Крім того, відповідно до пункту 1 статті 20 Закону права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. Отже, висновок місцевого господарського суду про відсутність доказів публікації відомостей про видачу оспорюваного патенту спростовується змістом цього патенту, в якому зазначено дату такої публікації - 15.01.2002 у бюлетені N 1, що судом також не досліджувалося.
Згідно зі статтею 26 Закону будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.
Отже, в даному випадку для того, щоб дійти обґрунтованого висновку про наявність або відсутність порушення прав патентовласника у використанні відповідачем спірної автозаправної станції господарські суди повинні були вичерпно з'ясувати, чи відповідає дизайн цієї станції технічному рішенню блочної автозаправної станції, що наведене в описі патенту, та з якого часу діють права власника даного патенту.
За приписами статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського суду і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає експертизу.
У пункті 5 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи та суті спору судом на роз'яснення судового експерта можуть бути поставлені питання, зокрема, про:
виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка;
включення до сукупності суттєвих ознак промислового зразка інших охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо).
З огляду на викладене касаційна інстанція дійшла висновку про порушення попередніми судовими інстанціями вимог статей 34, 41 та 43 ГПК України у встановленні обставин справи, що складають фактичну основу спірних правовідносин.
З урахуванням наведеного рішення судових інстанцій по суті спору було скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.
11. Неповне з'ясування господарським судом фактичних обставин, пов'язаних з використанням промислового зразка (стаття 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"), стало причиною скасування судових рішень зі справи.
Товариство "В." звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з Товариства "С." збитків, заподіяних внаслідок протиправного використання відповідачем зареєстрованих промислових зразків.
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено.
Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:
- позивач є власником патентів України на певні промислові зразки компресорів;
- рішенням господарського суду з іншої справи відповідачеві заборонено здійснювати випуск компресорів із порушенням прав Товариства "В.";
- Підприємством "У." і Товариством "У." укладено договір поставки компресорів, які позивач вважає виготовленими відповідачем на порушення його прав як власника відповідних патентів;
- фактична поставка компресорів за договором відбулася;
- посилання в згаданому договорі на технічні умови, що відповідають умовам виготовлення продукції з використанням зареєстрованих за патентами, які належать позивачеві, промислових зразків, не свідчить про фактичне порушення відповідачем прав позивача;
- відповідач не здійснював виготовлення та не займався поставками компресорних агрегатів на користь Товариства "У." (постачальника за договором).
Причиною даного спору є питання щодо наявності в діях Товариства "С." порушення прав Товариства "В." як власника зареєстрованих промислових зразків.
Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулює Закон України "Про охорону прав на промислові зразки".
Відповідно до статті 20 цього Закону патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів; використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях; виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка; патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.
Отже, для правильного вирішення даного спору попереднім судовим інстанціям належало з'ясувати: виробника та час виготовлення компресорів, які є предметом згаданого договору поставки; у разі виготовлення зазначених компресорів відповідачем - чи виготовлені вони з використанням промислового зразка за патентами України, права на які належать позивачеві.
Водночас посилання попередніх судових інстанцій на те, що відповідач не здійснював виготовлення та не займався поставками компресорних агрегатів на користь Товариства "У." не може вважатися належним встановленням цього факту, оскільки ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами не з'ясовано, хто саме є виробником компресорів, які Товариство "У." фактично поставило Підприємству "У."
При цьому слід враховувати, що роз'яснення питань щодо фактичних обставин використання відповідачем у виготовленні компресорів (якщо таке виготовлення має місце і його правомірність заперечується позивачем) зареєстрованих промислових зразків потребують спеціальних знань, а тому господарському суду відповідно до статті 41 ГПК України належало призначити судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. У вирішенні питань, пов'язаних з призначенням судової експертизи, господарським судам слід враховувати викладене в роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 N 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" та рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності".
Лише після повного та всебічного з'ясування фактичних обставин виготовлення Товариством "С." компресорів (за наявності цього) суди мали визначитись з приводу заподіяння відповідачем шкоди позивачеві та її розміру.
В свою чергу, наявні в матеріалах справи копії рішення господарського суду від 02.04.2003 з іншої справи, якість виготовлення яких виключає можливість ознайомлення зі змістом документа, не відповідають внаслідок цього визначенню доказу в розумінні статей 32, 36 ГПК України, що також залишилося поза увагою попередніх судових інстанцій.
Таким чином, місцевий та апеляційний господарські суди припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 4-7 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.
З огляду на наведене судові рішення першої та апеляційної інстанції зі справи скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.
12. Необхідною передумовою визнання права попереднього користування промисловим зразком є факт використання саме зареєстрованого промислового зразка (виготовлення виробу з використанням всіх його суттєвих ознак). Право попереднього користувача у суб'єкта господарювання може бути лише в тому випадку, коли він до дати подання до відповідної установи заяви, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використав в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання.
Товариство "Л." звернулося до господарського суду з позовом до Товариства "Т." з позовом про:
- зобов'язання відповідача припинити порушення права позивача як власника патенту України на промисловий зразок шляхом заборони виготовлення, застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продажу та іншого введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях продукту "Б." захищеного патентом та його модифікації;
- заборону відповідачеві виготовлення, застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях запасних частин і комплектуючих до продукту "Б.", захищеного патентом на промисловий зразок та його модифікації, а також заборонити передавати, продавати або здійснювати будь-яким іншим способом відчуження технічної документації і технології виготовлення цього продукту та його складових.
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено.
Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:
- позивач є власником патенту України на промисловий зразок "З.", дата офіційної публікації - 15.09.2000;
- згідно з висновком судового експерта від відповідач здійснює виробництво продукту "Б." з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка за патентом України, який належить позивачеві; дві ознаки продукту відповідача та зареєстрованого промислового зразка, які не співпадають (кольорове рішення та кількість коліс), є несуттєвими;
- фактично відповідач у виробництві продукту "Б." не використовує усі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України, права на який належать позивачеві (зокрема, наявні розбіжності у кольоровому рішенні та кількості коліс);
- з боку Товариства "Т." мала місце значна і серйозна підготовка використання продукту "Б.";
- розробка продукту "Б." відповідачем почалася в березні 1999 року;
- Товариством "Т." виготовлено продукт "Б." у 1999 році.
Причиною даного спору є питання про право позивача як власника патенту на промисловий зразок забороняти відповідачеві вчиняти певні дії.
Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулює Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон).
Статтею 20 цього Закону передбачено, що:
- права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту;
- патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;
- використанням промислового зразка визнається виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка;
- виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка;
- патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.
Відповідно до пункту 1 статті 22 Закону будь-яка особа, яка до дати подання до установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).
При цьому необхідною передумовою для визнання права попереднього користування є факт використання саме зареєстрованого промислового зразка (виготовлення виробу з використанням всіх його суттєвих ознак).
Отже, висновки попередніх судових інстанції стосовно одного й того ж спірного виробу суперечать один одному: встановивши, що відповідач не використовує зареєстрований позивачем промисловий зразок, вони водночас визнали й те, що відповідач має право попереднього користування (яке у нього може бути лише в тому випадку, коли він до дати подання до установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використав в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання). Цю суперечність не усунуто ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами.
Питання щодо встановлення суттєвих ознак промислового зразка та їх порівняльного аналізу потребують спеціальних знань, а тому суд першої інстанції згідно з статтею 41 ГПК України дійшов вірного висновку щодо необхідності призначення відповідної судової експертизи.
Проте відповідно до "акта про результати судової експертизи, затвердженого 28.10.2002, та згідно з висновком судового експерта Товариство "Т." виготовляє оспорюваний продукт із використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка за патентом України, права на якій належать позивачеві.
Частиною п'ятою статті 42 ГПК України встановлено, що висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.
Частинами третьою і четвертою статті 42 ГПК України передбачено право господарського суду призначити додаткову або повторну судову експертизу. У цих випадках господарський суд має виходити з такого:
- додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо; висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання; висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер; в ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження;
- якщо необхідно здійснити дослідження нових об'єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза;
- повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності; повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.
Таку правову позицію викладено й у пункті 9 роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 N 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи".
Постановою Вищого господарського суду від 31.05.2005 дану справу передано на новий судовий розгляд до суду першої інстанції із зобов'язанням усунути зазначені в цій постанові недоліки, повно встановити всі необхідні для прийняття рішення обставини, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку, вирішити питання про необхідність проведення додаткового або повторного експертного дослідження з приводу виготовлення конкретних виробів з використанням усіх суттєвих ознак запатентованого промислового зразка та вирішити спір відповідно до вимог закону.
Відповідно до статті 111-12 ГПК України вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.
З огляду на наведене попередні судові інстанції після визнання згаданих висновків експертів необґрунтованими чи такими, що суперечать матеріалам справи, або якщо вони викликали сумнів у правильності, мали виконати вказівки касаційної інстанції, викладені в постанові зі справи від 31.05.2005, та призначити повторну судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.
Крім того, попередніми судовими інстанціями не дано оцінки доводам позивача щодо неналежності доказів, поданих відповідачем на підтвердження наявності у нього права попереднього користування (виготовлення оспорюваного виробу з 1999 року), що є порушенням приписів пункту 3 частини першої статті 84 та пункту 7 частини другої статті 105 ГПК України.
Таким чином, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність передачі справи на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.
13. Установлення господарським судом факту наявності у господарюючого суб'єкта права попереднього користувача на промисловий зразок свідчить про правомірність використання таким суб'єктом відповідного об'єкта інтелектуальної власності.
Суб'єкт підприємницької діяльності А. (далі - СПД А.) звернувся до господарського суду з позовом про заборону використання Підприємству корисної моделі "Ш.", захищеної деклараційним патентом, та промислового зразка "Ш." за відповідним патентом.
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- СПД А. є власником:
деклараційного патенту на корисну модель "Ш." (дата подання заявки 13.02.2004; відомості про видачу деклараційного патенту опубліковано 15.02.2005 в офіційному бюлетені "Промислова власність" N 3);
патенту на промисловий зразок "Ш." (дата подання заявки 13.02.2004; відомості про видачу патенту опубліковано 16.05.2005 в офіційному бюлетені "Промислова власність" N 5);
- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності:
виготовлення продукту ш. - здійснювалося Підприємством без застосування усіх суттєвих ознак корисної моделі "Ш." за відповідним деклараційним патентом;
при виготовленні названого продукту Підприємством було використано всі суттєві ознаки запатентованого позивачем промислового зразка;
- матеріали справи підтверджують наявність у Підприємства права попереднього користувача на промисловий зразок "Ш." з огляду на факт здійснення відповідачем значної серйозної підготовки для використання промислового зразка, захищеного патентом, на момент подання СПД А. заявки про видачу цього патенту.
Причиною виникнення спору в даній справі стало питання про виготовлення відповідачем продукту із застосуванням запатентованої позивачем корисної моделі та правомірність використання Підприємством промислового зразка за патентом, права на який належать позивачеві.
права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу (частина перша);
патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;
використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй (частина друга.
У підпункті 6.2 пункту 6 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.
Висновок попередніх інстанцій про виготовлення підприємством продукту ш. без використання запатентованої СПД А. корисної моделі "Ш." ґрунтується на висновках судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 20.01.2006. Позивачем не наведено переконливих доводів про необґрунтованість цього висновку, його суперечність матеріалам справи або наявність сумніву в правильності названого експертного висновку.
Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.
Приписом частини третьої статті 22 цього Закону встановлено, що будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).
Аналогічне за змістом положення міститься також у статті 470 Цивільного кодексу України.
Отже, з огляду на наведені норми закону з урахуванням встановленого господарськими судами факту наявності у Підприємства права попереднього користувача на промисловий зразок "Ш." слід погодитися з висновком попередніх інстанцій про правомірність використання відповідачем цього об'єкта інтелектуальної власності при виготовленні продукту.
Таким чином, попередніми судовими інстанціями з достатньою повнотою встановлено обставини, що входять до предмету доказування зі справи, та цим обставинам надано правильну юридичну оцінку. У зв'язку з наведеним Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що передбачені законом підстави для скасування оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції відсутні.
14. Невідповідність промислового зразка встановленому законодавством критерію новизни стала підставою для визнання судом недійсним патенту на відповідний промисловий зразок.
Підприємство звернулося до господарського суду з позовом до Товариства та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Департамент) про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок та зобов'язання Департаменту внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- Товариством було отримано патент України на промисловий зразок "Комплект етикеток ..." (дата подання заявки - 04.04.2003);
- з 2001 року, тобто до дати подання заявки відповідачем, позивач здійснював маркування пляшок з використанням етикеток, виготовлених Товариством "Л.";
- згідно з висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 16.03.2006 в даній справі:
промисловий зразок "Комплект етикеток ..." за патентом України від 15.09.2003 не є новим по відношенню до етикеток, які виготовлялися Товариством "Л.";
сукупність суттєвих ознак промислового зразка стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки Товариством;
сукупність ознак промислового зразка "Комплект етикеток ..." стала загальнодоступною у світі внаслідок виготовлення етикеток та реалізації продукції позивача, маркованої такими етикетками.
Причиною виникнення спору в даній справі стало питання щодо правомірності видачі відповідачеві правоохоронного документа на об'єкт промислової власності.
Судовими інстанціями у вирішення цього спору з достатньою повнотою встановлено обставини справи і цим обставинам дано правильну правову оцінку.
Згідно з приписом абзацу шостого пункту 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлено, що свідоцтво СРСР чи патент України може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у разі невідповідності промислового зразка умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (у редакції, що діяла на момент подання заявки про видачу патенту на спірний промисловий зразок):
правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності (пункт 1 статті 5);
промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим і промислово придатним (пункт 1 статті 6);
промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх заявок, що раніше надійшли до Установи (пункт 2 статті 6).
У пункті 8.1.4.1 Правил складання і подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 N 110, закріплено, що суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака. Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на зображеннях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, карту, якщо вони є в матеріалах заявки).
Висновком судової експертизи з даної справи підтверджено факт відтворення промисловим зразком за оспорюваним патентом, зовнішнього вигляду етикеток, що використовувалися позивачем з 2001 року шляхом маркування виготовленої ним продукції. Відтак господарські суди дійшли вірного висновку про невідповідність спірного промислового зразка критерію новизни та правомірно визнали недійсним зазначений патент на підставі підпункту "а" пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".
Доводи скаржника про те, що під час встановлення відповідності промислового зразка критерію новизни до уваги береться лише зміст заявок, поданих у країні реєстрації цього промислового зразка, спростовуються змістом пункту 2 статті 6 названого Закону, за якою для визначення новизни має перевірятись загальнодоступність суттєвих ознак промислового зразка у світі (у тому числі і щодо об'єктів, на які не видано правоохоронні документи).
Посилання скаржника на відсутність порушення прав позивача у видачі патенту на промисловий зразок "Комплект етикеток ..." також не можуть бути взяті до уваги Вищим господарським судом України. Адже спірний патент фактично забороняє позивачеві маркувати власну продукцію етикетками, які використовувалися ним ще у 2001 році.
За наведених обставин Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що оскаржувані судові рішення є законними і обґрунтованими, а доводи касаційної скарги не спростовують висновків суду.
15. Позивачі за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на відкриття, винахід, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції, звільняються від сплати державного мита.
Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особи Є. (далі - СПД Є.) звернувся до господарського суду з позовом до Підприємства про стягнення авторської винагороди за впровадження раціоналізаторської пропозиції.
Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково.
СПД Є. на зазначене рішення суду першої інстанції подав апеляційну скаргу, яку ухвалою апеляційного господарського суду йому повернуто без розгляду на підставі пункту 3 частини першої статті 97 ГПК України через те, що до скарги не було додано документів, які підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі.
Перевіривши застосування апеляційним господарським судом норм процесуального права, заслухавши представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.
Згідно з частиною першою статті 46 ГПК України державне мито сплачується чи стягується в доход державного бюджету України в порядку і розмірі, встановлених законодавством України.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 N 7-93 "Про державне мито" від сплати державного мита звільняються позивачі за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції.
З огляду на викладене судом апеляційної інстанції безпідставно прийнято рішення про повернення апеляційної скарги позивачеві без розгляду з посиланням на відсутність доказів сплати ним державного мита, а тому Вищий господарський суд України зазначену ухвалу скасував і передав справу до апеляційного суду для здійснення апеляційного провадження.
| Заступник Голови Вищого господарського суду України | В.Москаленко |