Акціонерне товариство (далі - АТ) звернулося до місцевого господарського суду з позовом до акціонерного товариства закритого типу (далі - АТЗТ) та відкритого акціонерного товариства (далі - ВАТ) про припинення порушень прав на торговельну марку "Реналган", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України (далі - Державний департамент інтелектуальної власності).
ВАТ звернулося з зустрічним позовом до АТ та Державного департаменту інтелектуальної власності про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг N 15785 на торговельну марку "Реналган".
Рішенням господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, первісний позов задоволено: АТЗТ та ВАТ заборонено здійснювати будь-яке використання торговельної марки "Реналган" за свідоцтвом України N 15785; АТЗТ та ВАТ зобов'язано не здійснювати в майбутньому використання торговельної марки "Реналган" за свідоцтвом України N 15785 без відповідного дозволу АТ. У задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю. Рішення судових інстанцій про задоволення первісного позову з посиланням на приписи статей 16 та 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (далі - Закон) мотивовано тим, що АТ належить право використовувати торговельну марку "Реналган", а також виключні права дозволяти використання цієї торговельної марки та перешкоджати неправомірному використанню названої торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 15.09.2000 N 15785. Крім того, мотивом рішення суду першої інстанції зазначено те, що ВАТ не доведено наявності у нього права попереднього користувача на торговельну марку "Реналган", оскільки відповідач недобросовісно використовував це словесне позначення. Суд апеляційної інстанції мотивував відсутність у ВАТ права попереднього користувача на цю торговельну марку тим, що стаття 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) не застосовується до спірних відносин сторін, оскільки спільна діяльність АТ та ВАТ за договором від 20.10.1995 була припинена в зв'язку з його розірванням 28.03.2002. Рішення судових інстанцій про відмову в задоволенні зустрічного позову однаково мотивовано тим, що наявними доказами у справі підтверджується використання АТ торговельної марки "Реналган", зокрема, у 2002 році.
ВАТ звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило частково скасувати рішення господарського суду першої інстанції та повністю скасувати постанову апеляційного господарського суду зі справи і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні первісного позову.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги.
Причиною виникнення спору за первісними позовними вимогами стало використання АТЗТ та ВАТ у своїй комерційній діяльності словесного позначення "Реналган" без дозволу власника торговельної марки, об'єктом якої є це позначення.
Причиною подання касаційної скарги зі справи стало питання про наявність у ВАТ права попереднього користувача на торговельну марку "Реналган".
З огляду на встановлені у справі обставини судові інстанції дійшли правильних висновків про відсутність у АТЗТ права на користування торговельною маркою "Реналган" без дозволу АТ, а також про відсутність підстав для припинення дії свідоцтва N 15785 на знак для товарів і послуг, об'єктом якого є словесне позначення "Реналган".
Відповідно до частини 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.
Згідно з частиною 1 статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України, а у частині 2 цієї ж статті передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.
У частині 4 статті 18 Закону передбачено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.
Тому судовими інстанціями правильно задоволено первісний позов у частині вимог до АТЗТ про припинення порушень прав на торговельну марку "Реналган", а також відмовлено у задоволенні зустрічного позову до АТ та Державного департаменту інтелектуальної власності про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг N 15785 на торговельну марку "Реналган".
Проте судовими інстанціями не повністю з'ясовано фактичні дані, що входять до предмету доказування в цій справі і стосуються вимоги за первісним позовом до ВАТ про припинення порушень прав на торговельну марку "Реналган". Свої заперечення проти цієї вимоги первісного позову ВАТ обґрунтовує наявністю у нього права попереднього користувача на торговельну марку "Реналган".
Відповідно до частини 6 статті 16 Закону, статті 500 ЦК України та статті 4 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року в Україні визнається право попереднього користувача на торговельну марку.
Згідно з частиною 6 статті 16 Закону виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.
Відповідно до частини 1 статті 500 ЦК України будь-яка особа, яка в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
Як встановлено судовими інстанціями, ВАТ використовувало в своїй комерційній діяльності словесне позначення "Реналган" після укладення з АТ договору від 20.10.1995. Однак судовими інстанціями не з'ясовано, з якої саме дати почалося таке використання, що має значення для правильного вирішення спору за цією позовною вимогою. Право попереднього користувача виникає з факту використання торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.
Недостатньо обґрунтованим є висновок суду першої інстанції про недобросовісність використання ВАТ торговельної марки "Реналган" з огляду на розірвання АТ договору від 20.10.1995. Судом першої інстанції лише констатується твердження АТ про порушення ВАТ своїх зобов'язань за цим договором, однак ці твердження судом не перевірено, зокрема, не зазначено доказів на підтвердження доводу позивача за первісним позовом про невиконання відповідачем договірних зобов'язань і у який спосіб ці порушення зумовили недобросовісність використання останнім торговельної марки. Отже, судом першої інстанції у дослідженні фактичних даних про недобросовісність використання ВАТ торговельної марки "Реналган" порушено правила статті 43 ГПК України про оцінку доказів.
Помилковим є висновок суду апеляційної інстанції про неможливість застосування статті 500 ЦК України до спірних відносин сторін за цією позовною вимогою з огляду на приписи пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень цього Кодексу та дані про розірвання 28.03.2002 договору від 20.10.1995.
Відповідно до припису зазначеного пункту ЦК України застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності.
Щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності ЦК України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності".
Існування права попереднього користувача на торговельну марку не залежить від припинення договору, на підставі якого виникло це право. Юридичне значення має сам факт виникнення права попереднього користувача або можлива наявність цього факту, як у даній справі. Крім того, судом апеляційної інстанції не враховано положення пункту В статті 4 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набрала чинності для України з 25.12.1991, згідно з якою права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу.
Отже судовими інстанціями не з'ясовано фактичні дані щодо наявності або відсутності у ВАТ права попереднього користувача на торговельну марку "Реналган", які входять до предмету доказування зі спору за вимогою АТ до ВАТ про припинення порушень прав на торговельну марку "Реналган".
Відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України: залишив без змін рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду зі справи в частині задоволення первісного позову АТ до АТЗТ та відмови в задоволенні зустрічного позову ВАТ до АТ та Державного департаменту інтелектуальної власності; рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду зі справи скасував в частині задоволення первісного позову АТ до ВАТ, а справу в цій частині первісного позову передав на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.
8. Для роз'яснення питання про те, чи асоціюється у споживачів словесне позначення, яке є частиною комбінованого позначення, з сценічним ім'ям суб'єкта підприємницької діяльності - позивача у справі, суд мав призначити судову експертизу.
Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа П. (далі - СПД) звернувся до місцевого господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.04.2003 N 31071 (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство).
Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено. Назване рішення суду мотивовано тим, що словесна частина торговельної марки, якій надано правову охорону за спірним свідоцтвом, відтворює сценічне ім'я відомої в Україні співачки - позивача у справі.
Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції з даної справи скасовано; в задоволенні позову відмовлено. У прийнятті названої постанови апеляційний суд виходив з відсутності в матеріалах справи належних доказів на підтвердження факту видачі спірного свідоцтва з порушенням прав СПД, оскільки рішенням Хмельницького міськрайонного суду від 04.10.2004 встановлено факт використання позначення "Тая" для знака для товарів і послуг Товариства саме на честь колишнього працівника цього підприємства.
СПД звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просив скасувати постанову апеляційної інстанції та залишити в силі рішення місцевого господарського суду, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального і процесуального права та невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи. Зокрема, скаржник зазначав, що пунктом 4 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) не передбачено можливості реєстрації як знака позначення, що відтворює ім'я відомої в Україні особи без її згоди.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з урахуванням такого.
Причиною спору з даної справи стало питання неправомірної, на думку позивача, реєстрації Державним департаментом інтелектуальної власності знака для товарів і послуг, до складу якого входить спірне словесне позначення - сценічне ім'я співачки (СПД), без її згоди.
Пунктом 1 статті 19 Закону визначено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема:
- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;
- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Пунктом 4 статті 5 Закону передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Згідно з пунктом 4 статті 6 Закону не реєструються як знаки позначення, які відтворюють, зокрема, прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.
Отже, оскільки з огляду на наведені приписи Закону використання як торговельного знака позначення, що відтворює ім'я, псевдонім та похідні від них відомої особи, є правомірним лише у випадку наявності згоди саме цієї відомої особи, то згода будь-якої іншої особи, у т.ч. й особи, на честь якої використано у торговельній марці відповідне ім'я, не надає права на реєстрацію цього знака.
Водночас для того, щоб дійти обґрунтованого висновку про наявність або відсутність порушення прав СПД під час реєстрації знака для товарів і послуг Товариства, господарські суди повинні були вичерпно з'ясувати усе коло обставин, пов'язаних з охороноздатністю спірної торговельної марки на момент її реєстрації та пов'язаністю наявного в ній словесного позначення "Тая" з ім'ям П. Однак місцевий господарський суд, встановивши, що на момент реєстрації спірного торговельного знака словесне позначення "Тая" було сценічним псевдонімом відомої в Україні особи - співачки П., не дослідив, зокрема, того, чи асоціюється у споживачів словесне позначення "Тая" у названому комбінованому позначенні з сценічним іменем СПД. Крім того, оскільки апеляційним господарським судом було встановлено, що рішенням Хмельницького міськрайонного суду від 04.10.2004 визначено, що ім'я "Тая" використано Товариством у спірному торговельному знакові на честь колишнього голови правління Закритого акціонерного товариства, суду слід було встановити, чи асоціюється у споживачів позначення "Тая" у спірній торговельній марці з ім'ям цієї особи.
Оскільки названі обставини може бути з'ясовано лише шляхом застосування спеціальних знань у галузях інтелектуальної власності та соціології, то відповідно до статті 41 ГПК України для роз'яснення зазначених питань необхідне було призначення відповідних судових експертиз.
Проте апеляційний господарський суд, призначивши експертизу з даної справи, вирішив спір без проведення експертного дослідження з підстав неоплати позивачем виставленого експертною установою рахунку. Разом з тим, як свідчать матеріали справи, позивач не відмовлявся від здійснення оплати за проведення експертного дослідження, а лише поставив під сумнів розрахунок вартості експертизи та компетентність експертів. Однак відповідне клопотання судом розглянуто не було, внаслідок чого апеляційною інстанцією безпідставно зазначено про ненадання саме позивачем належного доказу - висновку експертизи.
В свою чергу, місцевий господарський суд, правильно встановивши обставини, що стосуються використання позивачем сценічного псевдоніму "Тая", не дослідив шляхом призначення відповідної експертизи, чи пов'язується споживачами цей псевдонім саме з діяльністю позивача та чи є громадянка П. відомою в Україні особою. Натомість місцевий суд перебрав на себе не властиві йому функції експерта та зробив висновок з питань, які слід встановлювати шляхом застосування спеціальних знань.
Таким чином, оскаржувані рішення місцевого та апеляційного господарських судів ґрунтуються на неповно з'ясованих обставинах, які входять до предмету доказування, що призвело до порушення судовими інстанціями вимог частини першої статті 4-7 ГПК України щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи і частини першої статті 43 названого Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.
Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові рішення місцевого та апеляційного господарських судів скасував, а справу передав на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.
9. Висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза межами проведення судової експертизи, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів.
Товариство звернулося до місцевого господарського суду з позовом до Підприємства про визнання права інтелектуальної власності.
Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено: за Товариством визнано право власності на броньовану башту "Тайфун" бойової машини.
Підприємство звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною каргою, в якій просило рішення господарського суду скасувати, а справу передати на новий розгляд до того ж суду. Скаргу мотивовано тим, що рішення суду не відповідає вимогам статті 84 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), оскільки висновки суду стосовно предмету позову мають суперечливий характер.
Перевіривши на підставі встановлених місцевим господарським судом обставин справи правильність застосування ним норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги, скасування оскаржуваного рішення, прийнятого по суті даної справи, та передачі її на новий розгляд до суду першої інстанції з урахуванням такого.
Товариство, вважаючи, що порушуються його права як власника деклараційного патенту на винахід, звернулося до господарського суду з позовом про визнання права інтелектуальної власності, але в резолютивній частині позовної заяви позивач просив визнати за ним право власності саме на броньовану башту "Тайфун" бойової машини. Господарський суд, не з'ясувавши змісту позовних вимог Товариства та зазначаючи в мотивувальній частині рішення, що предметом спору є визнання права інтелектуальної власності, на порушення вимог ГПК України рішенням визнав за позивачем не право інтелектуальної власності, а право власності на майно, а саме на броньовану башту "Тайфун" бойової машини. У тексті ж судового рішення не наведено жодних мотивів, на підставі яких господарський суд дійшов висновку про необхідність визнання саме такого права.
Відповідно до абзацу п'ятого частини 2 статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" використанням винаходу визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.
Згідно з абзацом восьмим частини 2 статті 28 названого Закону продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.
Місцевий господарський суд у розгляді зазначеної справи дійшов висновку про те, що Товариством розроблено та вироблено башти "Буркан-ЛФ" з використанням формули, запатентованої позивачем як "броньована башта "Тайфун" бойової машини". Такого висновку суд дійшов, зокрема, на підставі висновку спеціаліста - кандидата фізико-математичних наук патентного повіреного С.
Проте зазначений висновок не є експертним. В абзаці третьому пункту 46 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 N 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено, що висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза межами проведення судової експертизи, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів. Вони оцінюються господарським судом за загальними правилами статей 36 і 43 ГПК України поряд з іншими доказами у справі.
Відповідно до статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями. Особа, яка проводить судову експертизу, користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Не призначивши експертизу зі справи, суд припустився неправильного застосування статей 41, 42, 43 ГПК України.
Згідно зі статтею 111-7 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що у новому розгляді справи господарському суду необхідно належним чином з'ясувати зміст позовних вимог Товариства та вирішити питання про призначення судової експертизи відповідно до статті 41 ГПК України.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України рішення місцевого господарського суду зі справи скасував, а справу передав на новий розгляд до цього ж суду.
10. У призначенні судової експертизи господарський суд не повинен порушувати перед судовими експертами правові питання, вирішення яких чинним законодавством віднесено до компетенції суду, зокрема, про відповідність окремих нормативних актів вимогам закону, про правову оцінку дій сторін тощо.
Закрите акціонерне товариство (далі - ЗАТ) звернулося до місцевого господарського суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) про заборону використовувати словесне позначення "Советское", а також етикетку і кольєретку "Советское шампанское" для маркування своєї продукції.
Рішенням цього господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у позові відмовлено. Зазначені рішення судових інстанцій з посиланням на припис частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" мотивовано тим, що відповідно до висновків судового експерта:
знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 7298 не має розрізняльної здатності;
застосування ТОВ комплекту етикеток "Советское шампанское" не є використанням знака для товарів і послуг N 7298.
ЗАТ звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило вказані рішення судових інстанцій скасувати і прийняти нове рішення, яким задовольнити його позов.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин у справі та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.
Причиною спору зі справи стало питання про правомірність надання ЗАТ судового захисту способом заборони ТОВ використовувати для маркування своєї продукції словесні позначення "Советское", "Советское шампанское" на етикетці та кольєретці для вин.
Відповідно до частини 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (у редакції Закону України від 22.05.2003 N 850-IV, що був чинний на час розгляду справи) свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Згідно з частиною 1 статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
З огляду на викладені приписи Закону до предмету доказування у цій справі входять фактичні дані про тотожність або ступінь схожості протиставлених зображення етикетки і кольєретки, які є об'єктом знака для товарів і послуг від 30.09.1996 N 7298, та етикетки та кольєретки з нанесеним словесним позначенням "Советское шампанское", що використовуються ТОВ у цивільному обороті. У встановленні цих обставин судовими інстанціями допущено суттєві порушення норм матеріального та процесуального права.
Мотивами суду першої інстанції, з якими погодився суд апеляційної інстанції, стосовно відхилення висновку первинної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 08.07.2003 N 1984, проведеної позаштатним експертом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, були зазначення про те, що експертом акцентовано увагу на порівнянні лише словесного позначення "Советское" і зображенні медалі на етикетці, а порівняльний аналіз інших елементів зображення знака відсутній.
Відповідно до частини 2 статті 5 Закону об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень, а згідно з частиною 4 цієї ж статті Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Згідно з частиною 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.
Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженого наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 N 116 в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 N 72 (далі - Правила) позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. У пункті 4.3.2.8 Правил встановлено припис про визначення схожості комбінованих позначень, за яким комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.
Тому судом першої інстанції дано оцінку висновків первинної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 08.07.2003 N 1984 з дотриманням вимог частини першої статті 43 ГПК, яка вимагає, щоб господарський суд оцінював докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.
Судом першої інстанції допущено, однак, порушення норм процесуального права у встановленні питань, які мали бути роз'яснені судовим експертом, при призначенні повторної судової експертизи. Відповідно до ухвали суду першої інстанції від 25.11.2003 судовий експерт мав, зокрема, відповісти: чи відповідає товарний знак "Советское игристое" умовам надання правової охорони. Отже, за змістом наведеного, суд вимагає у судового експерта роз'яснити питання права, а не питання факту.
Згідно з частиною першою статті 41 ГПК для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. У пункті 2 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 N 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" зазначено, що відповідно до статті 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.
Таку ж вимогу вміщує і стаття 41 ГПК, згідно з частиною першою якої експертиза призначається для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань. Тому неприпустимо ставити перед судовими експертами правові питання, вирішення яких чинним законодавством віднесено до компетенції суду, зокрема, про відповідність окремих нормативних актів вимогам закону, про правову оцінку дій сторін тощо.
Внаслідок відповіді на зазначене питання судовий експерт вийшов за межі своїх повноважень, визначених у статті 41 ГПК.
Судом першої інстанції допущено також порушення норми процесуального права у встановленні даних про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом N 7298 не має розрізняльної здатності.
У частині п'ятій статті 35 ГПК України зазначено, що факти, які відповідно до закону вважаються встановленими, не доводяться при розгляді справи. Таке припущення може бути спростовано в загальному порядку.
Предметом спору у цій справі є питання про заборону використання позначень, схожих із зареєстрованим знаком. Тому факт про дійсність правоохоронного документу на цей знак, а саме свідоцтва N 7298, є таким, що презюмується, а спростування цього факту є процесуально можливим лише у справі за позовом про визнання свідоцтва недійсним на підставі статті 19 Закону. У цій справі відповідачем не подано у встановленому порядку зустрічний позов про визнання свідоцтва N 7298 недійсним на підставі відсутності розрізняльної здатності у зареєстрованого знака. А отже, суд не мав права встановлювати обставини, що свідчать про недійсність правоохоронного документу, зокрема, досліджувати фактичні дані про наведену підставу для відмови в наданні правової охорони.
Судом апеляційної інстанції не виправлено викладені помилки суду першої інстанції у застосуванні норм процесуального права. Ці помилки істотно вплинули на правильність оцінки доказів за правилами, що визначені у статтях 34, 35 та 43 ГПК України. Тому не можна вважати, що судовими інстанціями належним чином оцінено висновок повторної судової експертизи від 22.01.2004 N 42 та встановлено достовірні факти про ступінь схожості протиставлених зареєстрованого знака позивача та позначень, що використовуються відповідачем у цивільному обороті. Ці факти входять до предмета доказування у справі.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові рішення місцевого та апеляційного господарського судів зі справи скасував, а справу передав на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.
11. За наявності суперечливих висновків судового експерта господарському суду в розгляді справи слід призначати повторну судову експертизу.
Закрите акціонерне товариство (далі - ЗАТ) звернулося до місцевого господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності та товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) з позовом про:
визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 17.06.2002 N 25529;
зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 17.06.2002 N 25529 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
скасування рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 29.11.2002 про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою N 99020516 щодо частини товарів і послуг;
зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності провести повторну експертизу заявки на одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг за заявкою N 99020516 на ім'я позивача.
ТОВ подало зустрічний позов про:
визнання дій ЗАТ недобросовісною конкуренцією;
зобов'язання ЗАТ припинити порушення прав власника свідоцтва України N 10930 на знак для товарів і послуг "Ведмежа кров";
визнання недійсним рішення Апеляційної ради Державного департаменту інтелектуальної власності від 15.05.2001 стосовно задоволення заперечення ЗАТ на видачу свідоцтва України N 14095 на знак для товарів і послуг "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ";
заборону ЗАТ використовувати без дозволу ТОВ позначення "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ" ("Ведмежа кров") у будь-якій діяльності;
зобов'язання ЗАТ знищити виготовлені зображення позначення "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ" ("Ведмежа кров") та усунення їх з будь-яких об'єктів;
зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності опублікувати у бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсним рішення Апеляційної ради Державного департаменту інтелектуальної власності від 15.05.2001.
Рішенням місцевого господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду від 31.03.2004, первісний позов задоволено частково: визнано недійсним свідоцтво України від 17.06.2002 N 25529 на знак для товарів і послуг "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ"; у задоволенні інших вимог за первісним позовом відмовлено; зустрічний позов задоволено повністю: дії ЗАТ визнано недобросовісною конкуренцією; зобов'язано ЗАТ припинити порушення прав власника свідоцтва України N 10930 на знак для товарів і послуг "Ведмежа кров"; визнано недійсним рішення Апеляційної ради Державного департаменту інтелектуальної власності від 15.05.2001 стосовно задоволення заперечення ЗАТ на видачу свідоцтва України N 14095 на знак для товарів і послуг "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ"; ЗАТ заборонено використовувати без дозволу ТОВ позначення "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ" ("Ведмежа кров") у будь-якій діяльності; ЗАТ зобов'язано знищити виготовлені зображення позначення "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ" ("Ведмежа кров") та усунути їх з будь-яких об'єктів; Державний департамент інтелектуальної власності зобов'язано опублікувати у бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсним рішення Апеляційної ради Державного департаменту інтелектуальної власності від 15.05.2001 згідно з рішенням суду. Рішення судових інстанцій по суті спору мотивовано тим, що заявка ДП, якє є правопопередником ТОВ, на одержання правової охорони для словесних знаків "Мєча кръв" та "Ведмежа кров" має більш ранню дату подання до центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності (далі - Установа), ніж заявка ЗАТ на одержання правової охорони для словесного знаку "Медвежья кровь", а протиставлені позначення цих знаків схожі між собою до ступеня змішування.
ЗАТ звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення судових інстанцій по суті спору зі справи, первісний позов задовольнити повністю, припинити провадження зі справи за зустрічним позовом у частині визнання дій ЗАТ недобросовісною конкуренцією, а в задоволенні решти вимог за зустрічним позовом ТОВ відмовити.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги.
Причиною виникнення спору зі справи стали питання про право сторін спору на одержання правової охорони на словесний знак для товарів і послуг "Медвежья кровь" та неправомірне використання чужих позначень.
Судові інстанції зі справи дійшли висновку, що ЗАТ не доведено права на використання позначення "Медвежья кровь", а тому йому заборонено судовими рішеннями використовувати це позначення у зв'язку із задоволенням зустрічного позову ТОВ. Однак судовими інстанціями не конкретизовано, стосовно якого саме переліку товарів і послуг, згрупованих за МКТП, ЗАТ позбавлено права використовувати позначення "Медвежья кровь", оскільки судами не враховано, що ЗАТ залишається власником свідоцтва України від 30.10.1998 N 22735 на знак для товарів і послуг "Медвежья кровь", який зареєстровано для товарів і послуг 16, 33 (за виключенням вина), 35 та 42 класів МКТП. Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Тому судові рішення по суті спору у частині задоволення зустрічних вимог ТОВ не можуть бути визнані обґрунтованими і законними, оскільки в резолютивній частині рішень судових інстанцій не конкретизовано товари та послуги, при реалізації та наданні яких ЗАТ забороняється використання позначення "Медвежья кровь".
Судом першої інстанції прийнято судове рішення по суті спору в цій справі 23.02.2004 за зустрічною вимогою ТОВ про визнання дій ЗАТ недобросовісною конкуренцією. Відповідно до припису частини другої пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності. У статті 16 Цивільного кодексу України не передбачено такого способу захисту цивільного права та інтересів, як визнання дії особи недобросовісною конкуренцією. У частині 2 цієї статті закріплено, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Однак у Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та Господарському кодексі України також не передбачено такого способу захисту цивільного права. Отже, ТОВ звернулося до суду в такий спосіб судового захисту (зміст позову), що не передбачений чинним законодавством України. Проте судові інстанції помилково розглянули по суті спір за позовною вимогою ТОВ про визнання дій ЗАТ недобросовісною конкуренцією.
Судовими інстанціями у розгляді справи порушено правила оцінки доказів, визначені у статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України). Судом першої інстанції встановлено, що згідно з висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 04.08.2003 N 30, проведеної судовим експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності, позначення "Медвежья кровь" та позначення "Ведмежа кров" за свідоцтвом України від 30.10.1998 N 10930 схожі між собою до ступеня змішування. Суд апеляційної інстанції погодився з цим висновком суду першої інстанції. Однак у пункті 5 висновку судового експерта зазначено: "Словесне позначення "Медвежья кровь", виконане стандартним шрифтом, є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним елементом "Ведмежа кров" знака для товарів і послуг за свідоцтвом України N 10930. В той же час, знак у вигляді словесного позначення "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ" та комбінований знак у вигляді етикетки за свідоцтвом N 10930 не є схожими, що їх можна сплутати, оскільки словесний елемент "Ведмежа кров" не впливає на загальне сприйняття споживачем знака за свідоцтвом N 10930". Судами не дано належної оцінки викладеним суперечливим висновкам судового експерта.
Згідно з частиною четвертою статті 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.
У підпункті 9.2 пункту 9 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 N 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" зазначено: "Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам)". Тому за наявності суперечливих висновків судового експерта суду слід було призначити повторну судову експертизу, однак цієї процесуальної дії не вчинено.
Отже, судовими інстанціями у розгляді справи порушено вимоги статей 42, 43, 82 та 84 ГПК України, наслідком чого є, зокрема, недоведеність обставини, що має значення для справи, яку господарський суд визнав встановленою.
Згідно з частиною другою статті 111-7 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові рішення місцевого та апеляційного господарських судів зі справи скасував, а справу передав на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.
12. Для роз'яснення питань, які потребують спеціальних знань, господарський суд повинен призначити відповідну судову експертизу згідно з вимогами статті 41 Господарського процесуального кодексу України.
Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) звернулося до місцевого господарського суду з позовом до спільного підприємства (далі - СП) заборону використання позначення "Бича кров", а також етикетки та кольєретки з позначенням "Бича кров" при маркуванні вина.
Рішенням місцевого господарського суду в задоволенні позову відмовлено. Рішення суду першої інстанції з посиланням на приписи частини 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), статті 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), пункту 1 статті 5 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (у редакції, що була чинною на дату подання позивачем заявки) та частини 5 статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" мотивовано тим, що СП правомірно використовувало словесне позначення "Бича кров" на підставі права попереднього користувача.
ТОВ звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило скасувати рішення господарського суду і прийняти нове рішення.
Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги.
Причиною виникнення спору зі справи стало питання про правомірність надання ТОВ судового захисту способом заборонити ТОВ СП використовувати словесне позначення "Бича кров" на етикетці та кольєретці для вин.
Відповідно до частини 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.
Відповідно до вимог частини 6 статті 16 Закону та статті 500 ЦК України в Україні визнається право попереднього користувача на торговельну марку.
Згідно з частиною 6 статті 16 Закону виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. А відповідно до частини 1 статті 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
Право попереднього користувача обмежує виключне право власника свідоцтва у частині заборони іншим особам використовувати без його згоди цю торговельну марку.
Відповідно до частини 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Судом першої інстанції не звернуто належної уваги на відомості міжнародного цифрового коду для ідентифікації бібліографічних даних (540), зазначені у свідоцтві на знак для товарів і послуг від 15.10.2001 N 21427, власником якого є позивач. Відповідно до пункту 2.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 N 10, міжнародний цифровий код для ідентифікації бібліографічних даних (540) надає відомості про зображення знаку. Зображення знака за свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 15.10.2001 N 21427 становить виключно словесне позначення "Бича кров".
Відповідно до встановлених судом першої інстанції у цій справі обставин СП доведено здійснення значної і серйозної підготовки для використання словесного позначення "Бычья кровь", яке, однак, не є тотожним словесному позначенню "Бича кров" для цілей законодавства про товарні марки. Отже, суд першої інстанції з огляду на встановлені ним обставини справи дійшов помилкового висновку про наявність у відповідача зі справи права попереднього користувача на словесне позначення "Бича кров".
Судом першої інстанції на порушення норм процесуального права на свій власний розсуд встановлено, що зображення словесного позначення "Бича кров" на етикетці та кольєретці, яке використовується відповідачем, не є тотожним зображенню знака "Бича кров", захищеним свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 15.10.2001 N 21427. Відповідно до припису частини першої статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. З огляду на допущене судом першої інстанції порушення правил доказування не можна вважати достовірно встановленими дані висновку цього суду стосовно відсутності тотожності між зареєстрованим знаком, власником якого є позивач, та словесним позначенням, що використовує відповідач на етикетках та кольєретках, маркуючи свою продукцію.
Відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України рішення місцевого господарського суду зі справи скасував, а справу передав на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.
| Заступник Голови Вищого господарського суду України | В.Москаленко |