виявлення з рівня техніки таких рішень, які мають ознаки, що збігаються з відрізняючими ознаками заявленого винаходу.
Винахід визнають як такий, що відповідає винахідницькому рівню, якщо не виявлені рішення, які мають ознаки, що збігаються з відрізняючими ознаками заявленого винаходу, або, якщо такі рішення виявлені, не підтверджена відомість впливу відрізняючих ознак заявленого винаходу на зазначений заявником технічний результат.
Умові винахідницького рівня також відповідають:
індивідуальна сполука, яка підпадає під загальну структурну формулу групи відомих сполук, але вона не описана як спеціально одержана і досліджена, і виявляє при цьому нові невідомі для цієї групи сполук властивості у кількісному і якісному відношенні (селективний винахід);
композиція, яка складається принаймні з двох відомих інгредієнтів, що забезпечують синергетичний ефект, можливість досягнення якого не випливає з рівня техніки, тобто який виявляє властивості інгредієнтів таким чином, що кількісні показники хоча б однієї з них вищі, ніж показники тієї ж властивості окремого інгредієнта;
способи одержання нових індивідуальних сполук (класу, групи) з встановленою структурою;
способи одержання відомих індивідуальних сполук (класу, групи) з встановленою структурою, якщо в їх основі лежить нова для цього класу чи групи сполук реакція, або невідомі умови проведення відомої для цього класу чи групи сполук реакції.
Винахід не розглядають як такий, що не відповідає умові винахідницького рівня, через удавану простоту і розкриття в матеріалах заявки механізму досягнення зазначеного технічного результату, якщо таке розкриття стало відомим не з рівня техніки, а лише з матеріалів заявки. Відомість впливу відрізняючих ознак заявленого винаходу на технічний результат може бути підтверджена як окремим, так і кількома джерелами інформації. При цьому допускається залучення аргументів, в основі яких лежать загальновідомі в конкретній галузі техніки знання без зазначення будь-яких джерел інформації, проте це звільняє експерта від обов'язку зазначити такі джерела при подальшому розгляді заявки, якщо заявник буде наполягати на цьому.
Якщо з рівня техніки виявлені рішення, які мають ознаки, що збігаються з відрізняючими ознаками заявленого винаходу, але щодо цих ознак технічний результат заявником не визначений, підтвердження відомості їх впливу на технічний результат не потрібно.
Винаходи не визнають як такі, що відповідають умові винахідницького рівня, якщо в основу їх покладено:
доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною (частинами), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;
заміна будь-якої частини (частин) відомого засобу іншою відомою частиною (частинами) для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме такої заміни;
вилучення будь-якого засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням обумовленої його наявністю функції і досягненням звичайного для такого вилучення технічного результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалоємкості, підвищення надійності, скорочення тривалості процесу тощо);
збільшення кількості однотипних елементів чи дій для посилення технічного результату, який обумовлений наявністю в засобі саме таких елементів чи дій;
виконання відомого засобу або його частини (частин) з відомого матеріалу для досягнення технічного результату, який обумовлений відомими властивостями цього матеріалу;
створення засобу, який складається з відомих частин, вибір яких і зв'язок між якими здійснені за відомими правилами, рекомендаціями і технічний результат, якого при цьому досягають, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і зв'язків між ними;
використання відомих речовин, штаму мікроорганізму за новим призначенням, якщо нове призначення обумовлено його відомими властивостями, структурою, виконанням і відомо, що саме такі властивості, структура, виконання потрібні для реалізації зазначеного призначення.
Винахід не визнають як такий, що відповідає умові винахідницького рівня, якщо в його основу покладена заміна кількісної ознаки (ознак), показ таких ознак у взаємозв'язку або в заміні його виду, при умові, що факт впливу кожної з них на зазначений технічний результат відомий, і нові значення цих ознак або їх взаємозв'язок могли бути одержані, виходячи з відомих залежностей, закономірностей.
Якщо заявлений винахід відповідає умові винахідницького рівня у незалежному (незалежних) пункті (пунктах) формули, подальшу перевірку відповідних залежних пунктів формули не проводять.
Якщо винахід, який охарактеризований одноланковою або багатоланковою формулою з одним незалежним пунктом, не має винахідницького рівня, заявнику може бути надіслано запит з викладом обгрунтованих міркувань та пропозицією висловити свою думку щодо цих доводів і, при необхідності, надіслати відредаговану на підставі первинних матеріалів заявки формулу винаходу.
Якщо заявлений винахід, який охарактеризований багатоланковою формулою з декількома незалежними пунктами, не відповідає умові винахідницького рівня у будь-якому незалежному пункті цієї формули, подальший розгляд заявки проводять згідно з п.15.2.3 цього Порядку.
Щодо винаходу, для якого встановлена невідповідність умові винахідницького рівня, перевірку на відповідність умові промислової придатності не проводять.
15.2.5. Промислова придатність винаходу
Винахід є промислово придатним, якщо його може бути використано в промисловості, сільському господарстві, медицині чи іншій сфері діяльності.
Для установлення можливості використання винаходу перевіряють, чи містять матеріали заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу.
Перевіряють також, чи описані в первинних матеріалах заявки засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу у тому вигляді, який охарактеризований у незалежному пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.
При цьому слід також пересвідчитись, що у разі здійснення винаходу реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.
Якщо на дату пріоритету винаходу дотримані всі зазначені у цьому розділі вимоги, охарактеризований у незалежному пункті формули винахід визнають як такий, що відповідає умові промислової придатності.
Якщо хоча б одна із зазначених вимог не дотримана, робиться висновок про невідповідність винаходу умові промислової придатності. При цьому заявнику надсилають запит з викладом обгрунтованих міркувань та пропозицією висловити свою думку щодо цих доводів і, при необхідності, надіслати відредаговану формулу винаходу. У запиті також можуть бути наведені конкретні рекомендації щодо редагування формули винаходу,
15.2.6. Особливості перевірки винаходу, який охарактеризований багатоланковою формулою, на відповідність умовам патентоспроможності
Якщо винахід, який охарактеризований багатоланковою формулою з декількома незалежними пунктами, не відповідає умові новизни або винахідницького рівня у будь-якому незалежному пункті формули, заявнику пропонують висловити свою думку щодо доцільності подальшого розгляду заявки і, якщо така доцільність підтверджується, подати відредаговану формулу винаходу.
Якщо установлена відповідність винаходу, який охарактеризований багатоланковою формулою, умовам патентоспроможності відповідно до незалежного (незалежних) пункту (пунктів) формули, слід пересвідчитись, що здійснення винаходу або реалізація зазначеного заявником призначення згідно з ознаками залежних пунктів формули не суперечить незалежному (незалежним) пункту (пунктам) формули.
Якщо заявлено групу винаходів, перевірку на відповідність умовам патентоспроможності проводять для кожного винаходу групи окремо. Групу винаходів визнають як таку, що відповідає умовам патентоспроможності, якщо умовам патентоспроможності відповідають всі винаходи групи.
Якщо не всі винаходи групи відповідають умовам патентоспроможності, заявнику надсилають повідомлення з викладом обгрунтованих міркувань і пропозицією висловити свою думку щодо цих доводів і, при необхідності, вилучити з формули незалежні пункти, де викладені винаходи, які не відповідають умовам патентоспроможності, або подати зазначені пункти у відредагованому вигляді.
Якщо під час перевірки винаходу на відповідність умовам патентоспроможності виявлені можливість і доцільність виділення у формулі нових незалежних пунктів, разом з пропозицією відредагувати формулу винаходу заявнику надсилають повідомлення про необхідність доплати збору за проведення експертизи по суті у відповідному розмірі.
Якщо доплата за додаткові незалежні пункти формули не надійде у визначені строки, Відомство приймає рішення без урахування ознак, які можна було б виділити у незалежний пункт.
Якщо заявник у відповіді на повідомлення Відомства не наводить обгрунтувань, які б спростували висновок експертизи чи змінену формулу винаходу, і наполягає на видачі патенту з тією формулою, яка була запропонована ним в первинних матеріалах заявки, подальший розгляд заявки не проводять і виносять рішення про відмову у видачі патенту.
15.3. Запит додаткових матеріалів
Під час проведення експертизи по суті Відомство може надіслати заявнику запит щодо додаткових матеріалів, без яких проведення експертизи по суті неможливе.
Підставою для такого запиту є:
необхідність приведення матеріалів заявки у відповідність з встановленими вимогами за результатами їх перевірки згідно з п.15.2.1 цього Порядку;
необхідність уточнення формули винаходу за результатами її перевірки згідно з п.15.2.1 цього Порядку;
необхідність вирішення питань, пов'язаних з перевіркою винаходу на відповідність умовам патентоспроможності згідно з п.15.2.2 та п.15.2.3 цього Порядку;
необхідність редагування формули винаходу за результатами перевірки винаходу на відповідність умовам патентоспроможності.
Вищезазначений запит може бути доповнений також питаннями іншого характеру, в тому числі зауваженнями та пропозиціями, які пов'язані, наприклад, з уточненням характеристики суттєвої ознаки винаходу, з встановленням дати пріоритету тощо.
Якщо підстави для письмового запиту немає, про зауваження і пропозиції заявнику надсилають повідомлення.
Зауваження з будь-якого питання, що викладені в запиті чи повідомленні, підтверджують аргументами технічного або правового характеру і, при необхідності, наводять посилання на технічну літературу, норми Закону та інші нормативні документи.
При посиланні на джерело інформації в запиті зазначають всі бібліографічні дані, необхідні для його виявлення, та деякі інші дані (сторінка, абзац, номер фігури графічних зображень тощо), які необхідні для виявлення відомостей, що були взяті до уваги під час проведення експертизи.
Якщо відповідь на запит не надійде у визначений Законом строк, заявку вважають відкликаною.
15.4. Перевірка додаткових матеріалів
Під час проведення експертизи по суті перевіряють дотримання заявником строків, що встановлені для подання додаткових матеріалів. Додаткові матеріали, які подані заявником на запит, повинні надійти протягом двох місяців від дати одержання ним відповідного запиту.
На запит заявника Відомство надсилає копії патентних матеріалів, що протиставлені заявці. У цьому разі додаткові матеріали повинні надійти протягом двох місяців від дати одержання заявником затребуваних копій.
Якщо передбачені Законом строки подання додаткових матеріалів не дотримані і клопотання щодо продовження цих строків не надійде, заявку вважають відкликаною і повідомляють, про це заявника.
Під час розгляду додаткових матеріалів перевіряють також, чи не міняють вони суті заявленого винаходу, тобто чи містять вони ознаки, що були відсутні в первинних матеріалах заявки і підлягають включенню до формули винаходу. Включенню до формули винаходу підлягають і ті ознаки, на наявність яких заявник лише вказав.
Для заявки на групу винаходів, ознаки будь-якого винаходу з групи, що є в первинних матеріалах заявки, вважають лише ті, що відносяться саме до цього винаходу групи. Виняток складає група винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в іншому).
Наведені в додаткових матеріалах ознаки винаходу, що є у надісланій заявником уточненій формулі, визнають відсутніми в первинних матеріалах заявки, якщо вони не були розкриті у формулі чи описі заявки на дату її подання.
Якщо поряд з відсутніми в первинних матеріалах заявки ознаками, що підлягають включенню до формули, додаткові матеріали містять також й інші необхідні для розгляду заявки відомості, їх визнають такими, що змінюють суть заявленого винаходу лише в тій її частині, яка містить зазначені ознаки. При цьому інші додаткові відомості враховують під час проведення експертизи по суті.
Ознаки, що згадуються в описі лише стосовно рівня техніки, в тому числі щодо найближчого аналога (прототипу), не вважають такими, що стосуються заявленого винаходу і що є в первинних матеріалах заявки.
Якщо в первинних матеріалах заявки суттєва ознака винаходу була виражена загальним поняттям без розкриття окремих форм її виконання, подання таких форм виконання в додаткових матеріалах з метою введення їх до формули вважають підставою для визнання їх такими, що змінюють суть заявленого винаходу.
Додаткові матеріали не змінюють суті заявленого винаходу, якщо вони містять відсутні в первинних матеріалах заявки відомості, які не стосуються ознак, що підлягають включенню до формули, а саме вказівки на можливість одержання додаткового технічного результату, приклади реалізації винаходу, нові (додаткові) відомості про умови здійснення винаходу, уточнені графічні матеріали тощо. Якщо додаткові матеріали визнано такими, що змінюють суть заявленого винаходу, заявника сповіщають про те, які з відомостей додаткових матеріалів стали підставою для такого висновку.
Якщо додаткові матеріали містять змінену формулу винаходу, перевіряють, чи стосуються ці зміни заявленого винаходу. Якщо зміни формули винаходу не стосуються заявленого винаходу, їх до уваги не беруть і сповіщають про це заявника.
Якщо подані заявником додаткові матеріали передбачають включення до формули винаходу одного чи декількох незалежних пунктів, яких не було у першій її редакції, перевіряють наявність документа, який підтверджує сплату відповідного цим змінам збору.
Якщо зазначений документ не надійде разом з відповідними додатковими матеріалами, зміну формули при розгляді заявки до уваги не беруть.
15.5. Рішення про видачу патенту
Якщо заявлений винахід відповідає всім умовам патентоспроможності, Відомство приймає рішення про видачу патенту, яке надсилає заявнику. Разом з рішенням про видачу патенту заявнику надсилають пропозицію відкоректувати опис і (або) креслення чи окремі виправлені аркуші, якщо це необхідно.
15.5.1. Якщо заявник згодний з рішенням Відомства про видачу патенту, він повинен протягом двох місяців від дати одержання рішення про видачу патенту надіслати до НДЦПЕ документ про сплату збору за видачу патенту. Якщо це необхідно, відкоректувати опис і (або) креслення чи окремі аркуші.
15.5.2. Після надходження документа про сплату збору за видачу патенту та підтримання його чинності Відомство виконує дії згідно з Положенням про державний реєстр патентів України на винаходи та порядок видачі патентів (затверджено наказом Держпатенту України від 7 червня 1996 р. N 122 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 червня 1996 р. N 304/1329) та Положенням про державний реєстр патентів України на корисні моделі та порядок видачі патентів (затверджено наказом Держпатенту України від 7 червня 1996 р. N 123 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 червня 1996 р. N 305/1330).
15.6. Рішення про відхилення заявки
15.6.1. Заявнику надсилають рішення про відхилення заявки, якщо:
заявка оформлена на винахід (корисну модель), який (яка) не відповідає умовам надання правової охорони;
заявка оформлена з порушенням вимог ст.12 Закону, і заявник протягом двох місяців з дати одержання ним запиту чи повідомлення не надішле відповідних виправлень і уточнень або мотивованого клопотання про продовження цього строку;
заявка оформлена з порушенням вимог ст.12 Закону і заявник надіслав матеріали на запит, які не містять необхідних виправлень і уточнень;
заявник надіслав мотивоване клопотання про продовження строків, передбачених законодавством, і протягом двох місяців з дати одержання повідомлення про продовження строку не надіслав відповідних виправлень та уточнень і (або) затребуваних в запиті матеріалів.
15.6.2. Заявнику надсилають мотивоване рішення про відхилення заявки з наведенням відповідних обгрунтувань, якщо:
заявлений винахід не відповідає хоча б одній з умов патентоспроможності;
заявником запропонована формула, незалежний пункт якої не включає суттєвої ознаки винаходу, що є в описі, через що такий винахід не відповідає будь-якій з умов патентоспроможності, і заявник відмовляється включити зазначену ознаку до формули.
15.6.3. Рішення про відхилення заявки виносять також, якщо:
встановлено, що заявлена група винаходів включає винахід, який не відповідає одній з умов патентоспроможності, і заявник відмовляється відредагувати або вилучити характеристику цього винаходу з формули;
встановлена відповідність винаходу, який охарактеризований багатоланковою формулою, умовам патентоспроможності відповідно до незалежного (незалежних) пункту (пунктів) формули, але здійснення винаходу або реалізація зазначеного заявником призначення згідно з ознаками залежних пунктів формули суперечить незалежному (незалежним) пункту (пунктам) формули, і заявник відмовляється їх відредагувати.
15.6.4. Якщо після ознайомлення з обставинами, що перешкоджають видачі патенту, заявник надіслав обгрунтування щодо відповідності заявленого винаходу умовам патентоспроможності, які не змінюють висновок експертизи, в рішенні про відмову у видачі патенту наводять аналіз цих доводів.
15.6.5. Якщо після ознайомлення з рішенням про відмову у видачі патенту заявник надіслав клопотання про видачу патенту без проведення експертизи по суті, йому відмовляють у видачі такого патенту.
15.7. Проведення експертизи по суті заявки на винахід, за якою видано патент строком дії 5 років, і заявки на корисну модель
Однією з причин, за якою патент на винахід (корисну модель) може бути визнаний недійсним повністю або частково, є невідповідність запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоспроможності.
Для встановлення відповідності до умов патентоспроможності винаходу, на який видано патент без проведення експертизи по суті, і корисної моделі, на яку видано патент, за відповідним рішенням Апеляційної ради Відомства чи суду може бути проведена експертиза по суті. При цьому витрати щодо проведення такої експертизи несе особа, яка подала заперечення до Апеляційної ради Відомства.
Експертиза по суті винаходів, на які видано патент без проведення експертизи по суті, і корисної моделі проводиться відповідно до процедури, викладеної в пп.15.2-15.4 цього Порядку.
15.8. Особливості розгляду заявки на винахід (корисну модель) при наявності іншої заявки на ідентичний винахід (ідентичну корисну модель) з такою ж датою пріоритету
Якщо встановлено, що заявлений винахід (корисна модель) відповідає умовам патентоспроможності, але є інша не відкликана заявка на ідентичний винахід (ідентичну корисну модель) з такою ж датою пріоритету, перевагу віддають заявці з більш раннім номером реєстрації.
Винаходи (корисні моделі) визнають ідентичними, якщо зміст незалежних пунктів їх формул в поданій заявниками редакції повністю збігається.
15.9. Перегляд рішення, яке було прийняте під час проведення експертизи по суті
Після прийняття рішення про видачу патенту до його реєстрації у Реєстрі можливе виявлення нових обставин, які вимагають перегляду прийнятого за заявкою рішення. До таких обставин можуть належати:
надходження міжнародної заявки з більш раннім пріоритетом, де описаний винахід, аналогічний тому, щодо якого прийнято рішення про видачу патенту;
виявлення раніш невідомого джерела інформації, яке входить до рівня техніки і де описаний об'єкт, аналогічний тому, щодо якого винесено рішення про видачу патенту;
подання заявником мотивованого заперечення щодо прийнятого в результаті експертизи рішення за умов, що в такому запереченні наведені нові аргументи технічного характеру, які не могли бути взяті до уваги під час проведення експертизи по суті.
Заперечення щодо прийнятого в результаті експертизи рішення повинно надійти до Відомства протягом двох місяців з дати одержання заявником рішення про відмову у видачі патенту, або не пізніше реєстрації його у Реєстрі.
До вищезазначеного заперечення має бути доданий документ про сплату відповідного збору за дії, які здійснюються з ініціативи особи, яка подала це заперечення.
При вирішенні питання, чи можуть нові обставини бути підставою для зміни або скасування раніш прийнятого рішення, до уваги беруть формулу винаходу, яка наведена в повідомленні про можливість проведення експертизи по суті.
Якщо під час проведення повторної експертизи встановлено, що прийняте рішення потребує скасування або зміни, приймають нове рішення, яке позбавляє попереднє рішення чинності.
16. Міжнародна заявка
Функції зазначеного або вибраного відомства в Україні виконує НДЦПЕ. У відповідних випадках щодо питань, які не урегульовані Договором, Інструкцією, Законом і цим Порядком, діюча редакція Договору і Інструкції відповідно до ст.3 Закону має перевагу.
НДЦПЕ за клопотанням заявника може переглянути рішення будь-якого одержуючого відомства та Міжнародного бюро BOIB (ст.25-2 Договору) і зберегти дію міжнародної заявки (ст.24-2 і 39-3 Договору), якщо визнає обгрунтованими і переконливими наведені в клопотанні доводи.
Якщо відправлення матеріалів заявки було здійснено офіційною поштою (правило 82 Інструкції), або службами доставки DHL, або службою Federal Express, під час розгляду міжнародної заявки до уваги беруть докази поштового відправлення.
16.1. Переведення міжнародної заявки на національну фазу
Умови переведення міжнародної заявки на національну фазу
Для переведення міжнародної заявки, для якої встановлена дата міжнародного подання (ст.11 Договору) і яка містить зазначення або вибір України та не вилучена або не вважається вилученою згідно з Договором і Інструкцією, на національну фазу, якщо до закінчення 21 місяця від дати пріоритету міжнародної заявки згідно із ст.22 Договору або 31 місяця за міжнародними заявками, за якими було зроблено вибір України згідно зі ст.39-1 Договору, заявник повинен сплатити збір. Документ, який підтверджує сплату збору за подання заявки повинен надійти до Відомства у встановлені строки.
Національна фаза починається після закінчення вищезазначених строків. За клопотанням заявника про прискорення початку національної фази вона може бути розпочата до закінчення 21 або 31 місяця (ст.23-2 і 40-2 Договору).
16.1.1. Запит копії міжнародної заявки і пріоритетного документа
Після виконання заявником дій, передбачених пунктом 16.1.1 цього Порядку, НДЦПЕ робить запит Міжнародному бюро BOIB щодо копії міжнародної заявки, якщо вона не була одержана раніше, і якщо міжнародна заявка містить домагання пріоритету, щодо копії пріоритетного документа за умови, що Міжнародне бюро BOIB сповістило про його одержання. Право пріоритету надається заявникові після отримання Відомством копії міжнародної заявки від Міжнародного бюро BOIB.
16.2. Особливості обчислення передбачених Законом строків
Датою подання міжнародної заявки до Відомства вважається дата її міжнародного подання (ст.11-3 Договору).
Під час перевірки можливості встановлення дати пріоритету строк подання копії пріоритетного документа, якщо вона не була подана до Міжнародного бюро ВОІВ згідно з правилом 17.1 (а) Інструкції, обчислюють від дати початку національної фази міжнародної заявки.
Строк внесення виправлень і уточнень до матеріалів міжнародної заявки обчислюють від дати початку національної фази міжнародної заявки.
16.3. Особливості експертизи міжнародної заявки
Перевірка дотримання вимог до документів заявки, передбачених пунктами 6-9 Правил складання, в тому числі витребування перекладу пріоритетного документа на українську мову за умови, що він викладений іншою мовою ніж російська, здійснюється під час проведення експертизи міжнародної заявки по суті.
16.4. Публікація відомостей про міжнародну заявку
Публікацію відомостей про міжнародну заявку здійснюють після подання заявником перекладу цієї заявки на українську мову.
16.5. Перетворення міжнародної заявки
До публікації відомостей про міжнародну заявку на винахід чи до її міжнародної публікації за умови, що міжнародна публікація здійснена російською мовою, залежно від того, яка публікація була здійснена раніше, можливе перетворення такої заявки в заявку на корисну модель.
