необхідність уточнення формули винаходу за результатами її перевірки згідно з п.14.2.1 цих Правил;
необхідність вирішення питань, що пов'язані з перевіркою винаходу на відповідність умовам патентоспроможності згідно з пп.14.2.2 та 14.2.3 цих Правил;
необхідність редагування формули винаходу за результатами перевірки винаходу на відповідність умовам патентоспроможності.
До вищезазначеного запиту можуть бути включені також питання іншого характеру, в тому числі зауваження та пропозиції, які пов'язані, наприклад, з уточненням характеристики суттєвої ознаки винаходу, з встановленням дати пріоритету тощо.
Якщо підстави для письмового запиту нема, про зауваження і пропозиції заявника повідомляють відповідним листом.
Зауваження з будь-якого питання, що викладені в запиті чи листі, підтверджують аргументами технічного або правового характеру і, при необхідності, наводять посилання на технічну літературу, положення Закону та інші нормативні документи.
Якщо в запиті є посилання на джерело інформації, для нього мають бути зазначені всі бібліографічні дані, необхідні для його виявлення, та деякі інші дані (сторінка, абзац, номер фігури графічних зображень тощо), які необхідні для виявлення відомостей, що були взяті до уваги під час проведення експертизи.
Якщо відповідь на запит не надійде у визначений Законом строк, заявку вважають відкликаною.
14.4. Перевірка додаткових матеріалів.
Під час проведення експертизи по суті перевіряють дотримання заявником строків, що встановлені для подання додаткових матеріалів.
Додаткові матеріали, які подані заявником на запит, повинні надійти протягом двох місяців від дати одержання заявником відповідного запиту.
Якщо заявник затребував копії патентних матеріалів, що протиставлені заявці, додаткові матеріали повинні надійти протягом двох місяців від дати одержання заявником затребуваних копій.
Якщо передбачені Законом строки подання додаткових матеріалів не дотримані і клопотання щодо продовження цих строків не надійде, заявку вважають відкликаною, і сповіщають про це заявника.
Під час розгляду додаткових матеріалів перевіряють також, чи не міняють вони суті заявленого винаходу, тобто чи містять вони ознаки, що були відсутні в первинних матеріалах заявки і підлягають включенню до формули винаходу. Включенню до формули винаходу підлягають і ті ознаки, на наявність яких заявник лише вказав.
Для заявки на групу винаходів, ознаками будь-якого винаходу з групи, що є в первинних матеріалах заявки, вважають лише ті, що відносяться саме до цього винаходу групи. Виняток складає група винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в іншому).
Наведені в додаткових матеріалах ознаки винаходу, що є у надісланій заявником уточненій формулі, визнають відсутніми в первинних матеріалах заявки, якщо вони не були розкриті у формулі чи описі заявки на дату її подання.
Якщо поряд з відсутніми в первинних матеріалах заявки ознаками, що підлягають включенню до формули, додаткові матеріали містять також й інші необхідні для розгляду заявки відомості, їх визнають такими, що змінюють суть заявленого винаходу лише в тій її частині, яка містить зазначені ознаки. При цьому інші додаткові відомості враховують під час проведення експертизи по суті.
Ознаки, що згадують в описі лише стосовно рівня техніки, в тому числі щодо найближчого аналога (прототипу), не вважають такими, що стосуються заявленого винаходу і що є в первинних матеріалах заявки.
Якщо в первинних матеріалах заявки суттєва ознака винаходу була виражена загальним поняттям без розкриття окремих форм її виконання, подання таких форм виконання в додаткових матеріалах з метою введення їх до формули вважають підставою для визнання їх такими, що змінюють суть заявленого винаходу.
Додаткові матеріали не змінюють суті заявленого винаходу, якщо вони містять відсутні в первинних матеріалах заявки відомості, які не стосуються ознак, що підлягають включенню до формули, а саме вказівки на можливість одержання додаткового технічного результату, приклади реалізації винаходу, нові (додаткові) відомості про умови здійснення винаходу, уточнені графічні матеріали тощо.
Якщо додаткові матеріали визнано такими, що змінюють суть заявленого винаходу, заявника сповіщають про те, які з відомостей додаткових матеріалів стали підставою для такого висновку.
Якщо додаткові матеріали містять змінену формулу винаходу, перевіряють, чи стосуються ці зміни заявленого винаходу. Якщо зміни формули винаходу не стосуються заявленого винаходу, їх до уваги не беруть і сповіщають про це заявника.
Якщо подані заявником додаткові матеріали передбачають включення до формули винаходу одного чи декількох незалежних пунктів, яких не було у першій її редакції, перевіряють наявність документа, який підтверджує сплату відповідного цим змінам збору.
Якщо зазначений документ не надійде разом з відповідними додатковими матеріалами, зміну формули при розгляді заявки до уваги не беруть.
14.5. Рішення про видачу патенту.
Якщо заявлений винахід відповідає всім умовам патентоспроможності, НДЦПЕ виносить рішення про видачу патенту, яке надсилає заявнику. Разом з рішенням про видачу патенту заявнику надсилають пропозицію відкоректувати опис і(або) креслення чи окремі виправлені аркуші.
Копію рішення про видачу патенту НДЦПЕ передає до Управління державних реєстрів Відомства.
14.6. Рішення про відхилення заявки.
Заявнику надсилають рішення про відхилення заявки, якщо:
заявка оформлена на винахід (корисну модель), який (яка) не відповідає умовам надання правової охорони;
якщо заявка оформлена з порушенням вимог ст.12 Закону і заявник протягом двох місяців з дати одержання ним запиту чи повідомлення не надішле відповідних виправлень і уточнень або мотивованого клопотання про продовження цього строку;
заявка оформлена з порушенням вимог ст.12 Закону і заявник надіслав матеріали на запит, які не містять необхідних виправлень і уточнень;
якщо заявник надіслав мотивоване клопотання про продовження строків, яке передбачено законодавством, і протягом двох місяців з дати одержання повідомлення про продовження строку не надішле відповідних виправлень та уточнень і(або) затребуваних в запиті матеріалів.
Заявнику надсилають мотивоване рішення про відхилення заявки з наведенням відповідних обгрунтувань, якщо:
заявлений винахід не відповідає хоча б одній з умов патентоспроможності;
заявником запропонована формула, незалежний пункт якої не включає суттєвої ознаки винаходу, що є в описі, через що такий винахід не відповідає будь-якій з умов патентоспроможності і заявник відмовляється включити зазначену ознаку до формули.
Рішення про відхилення заявки виносять також, якщо:
встановлено, що заявлена група винаходів включає винахід, який не відповідає одній з умов патентоспроможності, і заявник відмовляється відредагувати або вилучити характеристику цього винаходу з формули;
встановлена відповідність винаходу, який охарактеризований багатоланковою формулою, умовам патентоспроможності відповідно до незалежного (незалежних) пункту (пунктів) формули, але здійснення винаходу або реалізація зазначеного заявником призначення згідно з ознаками залежних пунктів формули суперечить незалежному (незалежним) пункту (пунктам) формули і заявник відмовляється їх відредагувати.
Якщо після ознайомлення з обставинами, що перешкоджають видачі патенту, заявник надіслав обгрунтування щодо відповідності заявленого винаходу умовам патентоспроможності, які не змінюють висновок експертизи, в рішенні про відмову у видачі патенту наводять аналіз цих доводів.
Якщо після ознайомлення з рішенням про відмову у видачі патенту, заявник надіслав клопотання про видачу патенту без проведення експертизи по суті, йому відмовляють у видачі такого патенту.
14.7. Проведення експертизи по суті заявки на винахід, на який видано патент без проведення експертизи по суті, і заявки на корисну модель.
Однією з причин, з якої патент на винахід (корисну модель) може бути визнаний недійсним повністю або частково, є невідповідність запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоспроможності.
Для встановлення відповідності до умов патентоспроможності винаходу, на який видано патент без проведення експертизи по суті, і корисної моделі, на яку видано патент, за відповідним рішенням Апеляційної ради Відомства чи суду може бути проведена експертиза по суті. При цьому витрати щодо проведення такої експертизи несе особа, яка подала заперечення до Апеляційної ради Відомства.
Експертиза по суті винаходів, на які видано патент без проведення експертизи по суті, і корисної моделі проводиться відповідно до процедури, викладеної в пп.14.2 - 14.6 цих Правил.
14.8. Особливості розгляду заявки на винахід (корисну модель) при наявності іншої заявки на ідентичний винахід (ідентичну корисну модель) з такою ж датою пріоритету.
Якщо встановлено, що заявлений винахід (корисна модель) відповідає умовам патентоспроможності, але є інша не відкликана заявка на ідентичний винахід (ідентичну корисну модель) з такою ж датою пріоритету, перевагу віддають заявці з більш раннім номером реєстрації.
Винаходи (корисні моделі) визнають ідентичними, якщо зміст незалежних пунктів їх формул в поданій заявниками редакції, повністю збігається.
14.9. Перегляд рішення, яке було прийняте під час проведення експертизи по суті.
Після винесення рішення про видачу або про відмову у видачі патенту до його реєстрації у Реєстрі можливо виявлення нових обставин, які вимагають перегляду прийнятого за заявкою рішення. До таких обставин можуть належати:
надходження міжнародної заявки з більш раннім пріоритетом, де описаний винахід, аналогічний тому, щодо якого прийнято рішення про видачу патенту;
виявлення раніш невідомого джерела інформації, яке входить до рівня техніки і де описаний об`єкт, аналогічний тому, щодо якого винесено рішення про видачу патенту;
подання заявником мотивованого заперечення щодо прийнятого в результаті експертизи рішення за умов, що в такому запереченні наведені нові аргументи технічного характеру, які не могли бути взяті до уваги під час проведення експертизи по суті.
Заперечення щодо прийнятого в результаті експертизи рішення повинно надійти до відповідного відділу НДЦПЕ протягом двох місяців з дати одержання заявником рішення про відмову у видачі патенту, але не пізніше реєстрації його у Реєстрі.
До вищезазначеного заперечення має бути доданий документ про сплату відповідного збору за дії, які здійснюються з ініціативи заявника.
При вирішенні питання, чи можуть нові обставини бути підставою для зміни або скасування раніш прийнятого рішення, до уваги беруть формулу винаходу, яка наведена в повідомленні про можливість проведення експертизи по суті.
Якщо під час проведення повторної експертизи встановлено, що прийняте рішення потребує скасування або зміни, приймають нове рішення, яке позбавляє попереднє рішення чинності.
15. Міжнародна заявка
Роботу зазначеного або вибраного відомства в Україні виконує НДЦПЕ і, у відповідних випадках щодо питань, які не урегульовані Договором, Інструкцією, Законом і цими Правилами, Апеляційна рада Відомства, при цьому діюча редакція Договору і Інструкції має перевагу.
НДЦПЕ за клопотанням заявника може переглянути рішення будь-якого одержуючого відомства та Міжнародного бюро BOIB (ст.25 (2) Договору) і зберегти дію міжнародної заявки (ст. 24 (2) і 39 (3) Договору), якщо визнає обгрунтованими і переконливими наведені в клопотанні доводи.
Якщо відправлення матеріалів заявки було здійснено офіційною поштою (правило 82 Інструкції), або службами доставки DHL, або Federal Express, під час розгляду міжнародної заявки до уваги беруть докази поштової відправки.
15.1. Переведення міжнародної заявки на національну фазу.
15.1.1. Умови переведення міжнародної заявки на національну фазу.
Міжнародна заявка, для якої встановлена дата міжнародного подання (ст.11 Договору) і яка містить зазначення або вибір України та не вилучена або не вважається вилученою згідно з Договором і Інструкцією, переводиться на національну фазу, якщо до закінчення 21 місяця від дати пріоритету міжнародної заявки згідно із ст. 22 (1) Договору або 31 місяця за міжнародними заявками, по яких було зроблено вибір України згідно із ст. 39 (1) Договору, заявник подав до НДЦПЕ переклад заявки на українську мову та документ, який підтверджує сплату збору за подання заявки у встановленому Відомством розмірі.
Національна фаза починається відразу ж після закінчення вище зазначених строків. Національна фаза може бути розпочата до закінчення цих строків (ст.23 (2) і 40 (2) Договору) на спеціальне прохання заявника і при наявності заяви про прискорення початку національної фази та перекладу міжнародної заявки на українську мову.
15.1.2. Запит копії міжнародної заявки і пріоритетного документа.
Після виконання заявником дій, передбачених пунктом 15.1 цих Правил, НДЦПЕ робить запит Міжнародному бюро BOIB щодо копії міжнародної заявки, якщо вона не була одержана раніше, і якщо міжнародна заявка містить домагання пріоритету, щодо копії пріоритетного документа з умов, що Міжнародне бюро ВОІВ сповістило про його одержання.
Якщо щодо міжнародної заявки просять встановити дату пріоритету, заявник повинен у тримісячний строк з дати початку національної фази подати переклад пріоритетного документа на українську мову за умов, що він викладений іншою мовою, ніж російська.
15.2. Особливості відрахування передбачених Законом строків.
Датою подання міжнародної заявки до Відомства вважається дата її міжнародного подання (ст.11 (3) Договору).
Під час перевірки можливості встановлення дати пріоритету строк подання копії попередньої заявки, якщо вона не була подана до Міжнародного бюро BOIB згідно з правилом 17.1(а) Інструкції, рахують від дати початку національної фази міжнародної заявки.
Строк внесення виправлень і уточнень до матеріалів міжнародної заявки рахують від дати початку національної фази міжнародної заявки.
15.3. Особливості експертизи міжнародної заявки.
Перевірка дотримання вимог до документів заявки, передбачених пунктами 6 - 9 Правил складання і подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель здійснюється під час проведення експертизи міжнародної заявки по суті.
15.4. Публікація відомостей про міжнародну заявку.
Публікацію відомостей про міжнародну заявку здійснюють після подання заявником перекладу цієї заявки на українську мову.
15.1.6. Перетворення міжнародної заявки.
До публікації відомостей про міжнародну заявку чи до її міжнародної публікації з умов, що міжнародна публікація здійснена російською мовою, залежно від того, яка публікація була здійснена раніш, можливо перетворення такої заявки на винахід в заявку на корисну модель.
