Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на обєкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)

У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами України спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Суб'єкти комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань для здійснення такого використання повинні укласти договір про виплату винагороди з відповідною уповноваженою організацією колективного управління.

Підприємство (уповноважена організація колективного управління) звернулося до господарського суду з позовом про зобов'язання Товариства укласти з ним договір про виплату винагороди за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, місцевий господарський суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов висновку про необов'язковість укладення сторонами зазначеного договору за рішенням суду після добровільного укладання відповідачем відповідного договору з іншою організацією колективного управління - суб'єктом суміжних прав.

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення попередніх судових інстанцій, Вищий господарський суд України зазначив таке.

Відповідно до частини третьої статті 179 Господарського кодексу України укладення господарського договору є обов'язковим для сторін, якщо він заснований на державному замовленні, виконання якого є обов'язком для суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законом, або існує пряма вказівка закону щодо обов'язковості укладення договору для певних категорій суб'єктів господарювання чи органів державної влади або органів місцевого самоврядування.

Згідно з частиною першою статті 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права" допускається без згоди виробників фонограм (відеограм), фонограми (відеограми) яких опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фонограмах (відеограмах), але з виплатою винагороди, таке пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників: а) публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну демонстрацію відеограми або її примірника; б) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, в ефір; в) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, по проводах (через кабель).

Частинами другою і третьою цієї ж статті встановлено, що збирання винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині першій цієї статті, і контроль за їх правомірним використанням здійснюються визначеними установою уповноваженими організаціями колективного управління. Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в установі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Розмір винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині першій цієї статті, порядок та умови її виплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

За приписами абзацу першого пункту 4 розділу II Розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 71, суб'єкти комерційного використання зобов'язані до початку здійснення комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань укласти з уповноваженою організацією колективного управління, що визначена в установленому порядку, договір про виплату винагороди (роялті) за пряме або опосередковане комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань.

Отже, позивач як уповноважена організація колективного управління незалежно від наявності чи відсутності у нього договорів з суб'єктами суміжних прав має право на збір винагороди (роялті) за пряме або опосередковане комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань на підставі договору, обов'язковість укладення якого встановлена чинним законодавством (постанова Вищого господарського суду України від 31.08.2010 № 39/29).

2. Відповідно до приписів статей 1 і 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права" телерадіокомпанія підпадає під визначення суб'єкта комерційного використання фонограм і відеограм, яке відбувається у формі публічного сповіщення (публічного повторного сповіщення) шляхом ретрансляції відповідних телепрограм.

Підприємство (уповноважена організація колективного управління) звернулося до господарського суду з позовом про зобов'язання Телерадіокомпанії укласти з ним договір про виплату винагороди (роялті) за публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) зафіксованих у фонограмах, відеограмах виконань, фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, в задоволенні позову відмовлено.

Скасовуючи судові рішення зі справи та передаючи останню на новий розгляд до місцевого господарського суду, Вищий господарський суд України звернув увагу на таке.

За змістом статей 450, 452, 453, 454 Цивільного кодексу України , статей 36, 37, 39, 40, 42, 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон): право на використання об'єкта суміжних прав (зокрема, виконання, фонограми, відеограми тощо) належить відповідному правовласнику (виконавцеві, виробникові фонограми та/або відеограми чи особі, якій відповідні права передані у встановленому порядку); використання об'єктів суміжних прав здійснюється за згодою правовласників; у випадках, передбачених законом, допускається пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників без згоди відповідних правовласників, але з виплатою їм винагороди; збирання винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині першій цієї статті, і контроль за їх правомірним використанням здійснюються уповноваженими організаціями колективного управління.

Відповідно до приписів статей 1, 43 Закону і розділу II Розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 71, Телерадіокомпанія підпадає під визначення суб'єкта комерційного використання фонограм і відеограм, яке відбувається у формі публічного сповіщення (публічного повторного сповіщення) шляхом ретрансляції відповідних телепрограм.

Обов'язковість укладення суб'єктом комерційного використання фонограм і відеограм відповідного договору про виплату винагороди встановлена частиною третьою статті 179 Господарського кодексу України , статтею 43 Закону і пунктом 4 розділу II названого Розміру (у чинній редакції).

З огляду на те, що відповідач є суб'єктом комерційного використання фонограм і відеограм, а позивач - організацією колективного управління, уповноваженою на збір відповідної винагороди, то такий збір має здійснюватися на підставі договору, укладення якого згідно з приписами чинного законодавства є обов'язковим.

Водночас попереднім судовим інстанціям потрібно було з'ясувати, зокрема, наявність у Телерадіокомпанії дозволів правовласників (виконавців, виробників фонограм/відеограм) на публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань; позиції відповідача щодо змісту запропонованого позивачем проекту договору, у тому числі й щодо його істотних умов (постанова Вищого господарського суду України від 07.12.2010 № 10/123-09/6).

3. При визначенні суми компенсації за порушення майнових авторських прав позивача, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов'язаний врахувати, зокрема, обсяг порушення та (або) наміри відповідача.

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову Товариства про стягнення з Компанії сум компенсації (за публічне виконання музичних творів без отримання дозволу) та штрафу відмовлено з мотивів недоведеності факту порушення відповідачем майнових авторських прав позивача.

Скасовуючи судові рішення у цій справі та приймаючи нове рішення про часткове задоволення позову, Вищий господарський суд України зауважив таке.

Попередніми судовими інстанціями на підставі наявних у справі доказів встановлено обставини, які свідчать про порушення відповідачем майнових авторських прав позивача: у приміщенні кафе, власником якого є Компанія, використовувався шляхом публічного виконання музичний твір, виключні майнові авторські права на який належать Товариству; відповідач не подав суду доказів наявності у нього необхідного дозволу суб'єкта майнових авторських прав або договору з організацією колективного управління.

Згідно зі статтею 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) при порушеннях будь-якою особою авторського права, передбачених статтею 50 цього Закону, чи створенні загрози неправомірного використання об'єктів авторського права та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб'єктів авторського права, такі суб'єкти мають право звертатися до суду з позовом, зокрема, про стягнення компенсації.

У пункті "г" частини другої статті 52 Закону зазначено, що суд має право постановити рішення чи ухвалу про виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу. При цьому частиною третьою названої статті Закону передбачено, що при визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов'язаний у встановлених пунктом "г" цієї частини межах визначити розмір компенсації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповідача.

Виходячи з того, що Компанією вчинено одне порушення майнових авторських прав позивача - неправомірно використано музичний твір з текстом, а розмір мінімальної заробітної плати на дату фіксації порушення становив 625 грн., Вищий господарський суд України дійшов висновку, що загальний розмір компенсації, яка підлягає стягненню з відповідача, має становити 10 мінімальних заробітних плат (виходячи з приписів статті 52 Закону), що дорівнює 6250 грн.

Крім того, з урахуванням приписів частини третьої статті 52 Закону суд касаційної інстанції вирішив стягнути з Компанії в доход державного бюджету України й суму штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача (постанова Вищого господарського суду України від 09.11.2010 № 28/196/09-11/152/10).

4. У випадку, якщо організація колективного управління звертається до суду на захист прав фізичних осіб, такий спір розглядається в порядку цивільного судочинства.

Позовні вимоги Підприємства до Корпорації про стягнення компенсації за порушення виключних майнових авторських прав обґрунтовано тим, що відповідачем в ефірі телеканалу було здійснено публічне сповіщення концерту, під час якого публічно сповіщено музичні твори, виключні майнові авторські права на які знаходяться в колективному управлінні позивача згідно з угодою, укладеною з автором - фізичною особою.

Ухвалою господарського суду, залишеною без змін постановою апеляційного господарського суду, припинено провадження в даній справі на підставі пункту 1 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України .

За результатами перегляду судових рішень з відповідної справи суд касаційної інстанції зазначив, зокрема, таке.

Згідно зі статтею 45 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто; через свого повіреного; через організацію колективного управління.

У пункті "г" частини першої статті 49 Закону зазначено, що організації колективного управління повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень вчиняти дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту прав, управління якими здійснює організація, в тому числі звертатися до суду за захистом прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктів.

Разом з тим така організація, подавши позов, не є позивачем, оскільки вона звертається до суду за захистом прав суб'єктів авторського і (або) суміжних прав, а не своїх прав. Позивачем у таких випадках буде суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав, на захист інтересів якого звернулася організація.

У випадку, якщо організація колективного управління звертається на захист прав фізичних осіб, такий спір вирішується в порядку цивільного судочинства. Якщо ж вона звертається на захист юридичних осіб, то, залежно від суб'єктного складу, спір розглядається в порядку господарського судочинства. При цьому не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства (абзаци четвертий і п'ятий пункту 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5 "Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав" ).

Як встановлено попередніми судовими інстанціями, автором - фізичною особою за угодою передано в колективне управління позивача виключні майнові авторські права на спірні музичні твори. Отже, з огляду на наведене, місцевим господарським судом правомірно припинено провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України у зв'язку з тим, що даний спір підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства (постанова Вищого господарського суду України від 08.02.2011 № 39/257-20/354).

5. Чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 Цивільного кодексу України), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування (зокрема, стосовно зазначення організаційно-правової форми підприємства).

Товариство звернулося до господарського суду Запорізької області з позовом про зобов'язання Підприємства припинити використання тотожного найменування шляхом внесення змін до установчих документів та вилучення з них спірного найменування.

Товариство заявлені позовні вимоги обґрунтовувало:

- наявністю з боку відповідача акта недобросовісної конкуренції, що полягає в неправомірному використанні спірного словосполучення як складової частини комерційного найменування, яке більше 10 років використовується позивачем у господарській діяльності на території України;

- порушенням Підприємством прав Товариства на промисловий зразок за патентом України.

Прийняті судові рішення про відмову у задоволенні позову мотивовано, зокрема, дотриманням відповідачем правил державної реєстрації щодо найменування юридичної особи.

Скасовуючи судові рішення у цій справі та передаючи останню на новий розгляд до місцевого господарського суду, Вищий господарський суд України звернув увагу на таке.

Згідно з частинами першою і другою статті 489 Цивільного кодексу України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності; право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

За приписами частини четвертої цієї статті особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Частиною першою статті 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" встановлено, що неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Водночас чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 Цивільного кодексу України ), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування (зокрема, стосовно зазначення організаційно-правової форми підприємства).

За таких обставин попередні судові інстанції для правильного вирішення даного судового спору, беручи до уваги призначення комерційного найменування як засобу індивідуалізації, який не потребує державної реєстрації та має правову охорону з моменту його першого використання, на підставі оцінки поданих сторонами і додатково витребуваних доказів мали встановити:

- чи має Товариство комерційне найменування, яке саме та з якого моменту воно його використовує;

- чи використовує Підприємство спірне найменування в господарській діяльності, в якій формі та стосовно яких товарів і послуг;

- чи є позначення, яке використовує Підприємство, тотожним або схожим із комерційним найменуванням Товариства та чи може використання відповідачем спірного позначення ввести в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються (постанова Вищого господарського суду України від 31.08.2010 № 22/284/08-28/289/09).

6. Питання використання у спірному виробі всіх суттєвих ознак відповідного промислового зразка є питанням факту, потребує спеціальних знань та належить до компетенції судових експертів. Разом з тим, питання щодо форми (способу) та суб'єктів подальшого використання спірних виробів мають вирішуватися господарським судом.

Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності в діях відповідачів порушення прав позивача як власника запатентованих промислових зразків.

Попередні судові інстанції, грунтуючись, зокрема на висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, зазначили про встановлення факту введення у цивільний обіг відповідачами виробів з використанням належних позивачу промислових зразків за патентами України.

Скасовуючи судові рішення у цій справі та передаючи останню на новий розгляд до місцевого господарського суду, Вищий господарський суд України зауважив таке.

Згідно з пунктом третім статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон) патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Водночас застосування заходів судового захисту (примусу) має відповідати наявному порушенню.

За приписами абзацу третього пункту другого статті 20 Закону використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Наведені форми використання промислового зразка (виготовлення виробу, його імпорт, продаж, застосування тощо) є самостійними, і наявність кожної з них у діях відповідача (відповідачів) підлягає окремому доказуванню.

Абзацом четвертим пункту другого статті 20 Закону встановлено, що виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 Господарського процесуального кодексу України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Питання використання у спірному виробі всіх суттєвих ознак відповідного промислового зразка є питанням факту, потребує спеціальних знань та в даному випадку належить до компетенції судових експертів. Разом з тим питання щодо форми (способу) та суб'єктів подальшого використання спірних виробів мають вирішуватися господарським судом.

Проте господарськими судами у цій справі не встановлено, зокрема, фактичних обставин використання спірних виробів кожним з відповідачів та не з'ясовано форм такого використання і яким чином відбулося застосування таких виробів кожним з відповідачів, хто саме з відповідачів, які вироби та за яких обставин зберігав, пропонував для продажу та продавав; не спростовано доводів відповідачів стосовно того, що вони не здійснювали імпорту (ввезення) спірної продукції в Україну (постанова Вищого господарського суду України від 02.02.2010 № 13/192-08).

7. Докази, які можуть підтвердити використання знаків для товарів і послуг, повинні бути обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позовних вимог про дострокове припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно товарів і послуг класів 21, 30, 32 і 35 Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) відмовлено.

У прийнятті зазначених рішення і постанови попередні судові інстанції виходили з доведеності використання відповідних знаків для визначених у свідоцтвах товарів та послуг з дати реєстрації знаків по дату подання позову в даній справі.

Скасовуючи судові рішення у цій справі та передаючи останню на новий розгляд до місцевого господарського суду, Вищий господарський суд України зауважив таке.

Згідно з пунктом 4 статті 18 Закону :

- якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково;

- у цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, стосовно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва;

- для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

За змістом наведеного припису статті 18 Закону докази, які можуть підтвердити використання знаків для товарів і послуг, повинні бути обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду. Відтак зазначене попередніми судовими інстанціями використання спірних знаків з 1997 р. по липень 2006 р. (при тому, що позов у даній справі подано 12 липня 2010 р.) не може бути підтвердженням такого використання в межах зазначеного трирічного строку.

Водночас для правильного вирішення спору судовим інстанціям належало з'ясувати: чи були в наявності у 2006 - 2010 рр. товари та/або послуги із знаками для товарів і послуг з числа зареєстрованих за спірними свідоцтвами, і якщо ні, то з яких причин сталося їх невикористання (постанова Вищого господарського суду України від 01.02.2011 № 9/287).

8. За ввезення на митну територію України обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити відтворення в особистих цілях у домашніх умовах творів, зафіксованих у фонограмах і відеограмах, виробники та імпортери таких носіїв повинні сплатити відрахування уповноваженим організаціям.

Причиною касаційного оскарження судових рішень у справі стало питання щодо обов'язку відповідача сплачувати відрахування за ввезення на митну територію України медіаплеєра.

Згідно з частиною четвертою статті 42 Закону України "Про авторське право і суміжні права" виплата винагороди виробникам фонограм і відеограм та іншим особам, які мають авторське право і (або) суміжні права, за передбачені частиною другою цієї статті відтворення, здійснюється у формі відрахувань (відсотків) від вартості обладнання і (або) матеріальних носіїв виробниками та (або) імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити відтворення виключно в особистих цілях у домашніх умовах творів, зафіксованих у фонограмах і відеограмах, крім:

а) професійного обладнання та (або) матеріальних носіїв, не призначених для використання в домашніх умовах;

б) обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються за митну територію України;

в) обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичною особою на митну територію України виключно в особистих цілях і без комерційної мети.

За приписами частини п'ятої цієї статті розміри зазначених у частинах другій і четвертій цієї статті відрахувань (відсотків), що мають сплачуватися виробниками та (або) імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, визначаються Кабінетом Міністрів України. Ці кошти виробниками та імпортерами обладнання і (або) матеріальних носіїв перераховуються визначеним установою організаціям колективного управління (далі - уповноваженим організаціям). Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в установі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Імпортери перераховують ці кошти уповноваженій організації під час ввезення товару на митну територію України, а виробники - у кінці кожного місяця після реалізації обладнання і матеріальних носіїв.

Відповідно до пункту 7 Порядку здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України від 24.11.2003 № 780/123/561, під час ввезення на митну територію України обладнання і (або) матеріальних носіїв імпортери відповідно до розміру відрахувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 992 (3 - 5%), перераховують суми відрахувань уповноваженим організаціям, про що надсилають цим організаціям підписану керівником імпортера довідку щодо сплати відрахувань імпортером обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, за формою, визначеною в додатку 1 цього Порядку.

З огляду на наведене попередні судові інстанції, встановивши, що відповідач є імпортером, який не виконав обов'язку зі сплати передбачених законом відрахувань, перевіривши розмір нарахованих позивачем сум до стягнення, дійшли обґрунтованого висновку щодо необхідності задоволення позову (постанова Вищого господарського суду України від 18.01.2011 № 20/205).

9. У разі якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.

Товариство звернулося до Підприємства з позовом про припинення використання словесного позначення "Кровля Фасад" для діяльності, пов'язаної з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), для яких правова охорона надана позначенню із тотожною за смисловим змістом словесною частиною знака для товарів і послуг за свідоцтвом України.</par>

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено.

Вищий господарський суд України, переглядаючи справу у касаційному порядку, скасував судові рішення у справі та передав останню на новий розгляд до суду першої інстанції з огляду, зокрема, на таке.

Статтею 489 Цивільного кодексу України передбачено, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Відповідно до частин третьої і четвертої статті 159 Господарського кодексу України правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

У разі якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.

Попередніми судовими інстанціями у судових рішеннях зазначено, що позивач користується у господарській діяльності комерційним найменуванням "Покрівля та Фасад", проте не вказано, на підставі яких доказів суди дійшли відповідного висновку, оскільки матеріали справи свідчать лише про використання Товариством його зареєстрованого найменування, яке включає не лише словесну частину, а й організаційно-правову форму названого товариства.

Що ж до захисту прав на торговельну марку, то відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про захист прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

У статті 20 Закону зазначено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

Пунктом 5 статті 16 Закону передбачено, що свідоцтво на знак надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак або позначення, схоже із зареєстрованим знаком настільки, що його можна сплутати, стосовно наведених у свідоцтві товарів та послуг.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З оскаржуваних судових рішень вбачається, що основну увагу попередніми судовими інстанціями було приділено товарам і послугам, щодо яких сторонами у справі використовувалися позначення "Кровля & Фасад", "Кровля и Фасад" та "Покрівля та Фасад", проте не досліджувалося, що саме є торговельною маркою позивача (зображення такої марки), що є елементами зареєстрованої торговельної марки і яка охорона цим елементам надається (у тому числі й словесному позначенню "Покрівля та Фасад") (постанова Вищого господарського суду України від 31.05.2011 № 9/304-10).

10. Приписи Цивільного кодексу України та Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) не ставлять розмір компенсації у залежність від кількості використаних об'єктів або їх складових частин (не містять приписів стосовно залежності розміру компенсації), а лише встановлюють право стягнення компенсації, виходячи з самого факту вчинення порушення авторського права. Інші обставини (стосовно систематичності вчинення порушень, їх (його) обсягу, кількості неправомірно використаних об'єктів тощо), в свою чергу, повинні враховуватися судом у визначенні суми компенсації в кожному конкретному випадку, виходячи з меж, встановлених статтею 52 Закону.

Товариство звернулося до місцевого господарського суду з позовом до фізичної особи - підприємця про стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав на 20 музичних творів та про накладення на відповідача штрафу в розмірі 10 % суми, присудженої судом на користь позивача.

Рішенням господарського суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено.

Постановою апеляційного господарського суду рішення місцевого господарського суду скасовано, прийнято нове рішення, яким з відповідача стягнуто частину заявленої суми компенсації за порушення майнових авторських прав Товариства у решті позовних вимог відмовлено.

Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для зміни оскаржуваної постанови господарського суду апеляційної інстанції з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

Товариство є власником виключних майнових прав на використання, зокрема, музичних творів, шляхом, зокрема, їх переробки, відтворення, розповсюдження, імпортування, публічного показу і виконання; відповідачем у переносному торговельному наметі здійснювалося розповсюдження шляхом продажу та пропонування до продажу примірників аудіовізуальних творів та примірників фонограм і зафіксованих в них музичних творів на DVD-ROM дисках (359 одиниць), а також примірників фонограм і зафіксованих в них музичних творів на CD-ROM дисках (12 одиниць), які не були марковані контрольними марками, про що складено протокол огляду та вилучення; як вбачається з акта закупки, на 1 з CD-ROM дисків формату MP3, немаркованих контрольними марками, розповсюдження яких здійснював відповідач шляхом продажу та пропонування до продажу, знаходились музичні твори.

Пунктом "г" частини першої статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) передбачено право суб'єкта авторського права подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій.

Таким чином, стягнення компенсації є альтернативним видом відповідальності.

Пунктом "г" частини другої статті 52 Закону передбачено, що суд має право постановити рішення чи ухвалу про виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

При цьому чинне законодавство не містить приписів щодо безпосереднього причинного зв'язку між фактом завдання збитків та їх розміром і розміром можливої компенсації.

Апеляційний господарський суд, спростувавши твердження господарського суду першої інстанції про те, що у справі відсутні докази незаконного виготовлення, підробки чи використання відповідачем контрольних марок, а відтак - й незаконного використання ним музичних творів, правильно встановивши фактичні обставини, дійшов обґрунтованого висновку щодо наявності у Товариства виключних майнових прав на використання музичних творів.

Крім того, господарський суд апеляційної інстанції, встановивши факт протиправного розповсюдження відповідачем 20 музичних творів, майнові авторські права на які належать позивачеві, шляхом продажу 1 диску формату MP3, дійшов висновку стосовно необхідності стягнення з відповідача на користь позивача компенсації в сумі 181400 грн., тобто по 10 мінімальних заробітних плат за кожен з музичних творів, що не може бути визнано правомірним з огляду на альтернативний порядок компенсації як способу захисту права.

Так, приписи Цивільного кодексу України та Закону не ставлять розмір компенсації у залежність від кількості використаних об'єктів або їх складових частин (не містять приписів стосовно залежності розміру компенсації), а лише встановлюють право стягнення компенсації, виходячи з самого факту вчинення порушення авторського права. Інші обставини (стосовно систематичності вчинення порушень, їх (його) обсягу, кількості неправомірно використаних об'єктів тощо), в свою чергу, повинні враховуватися судом у визначенні суми компенсації в кожному конкретному випадку, виходячи з меж, встановлених згаданою статтею 52 Закону (від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат).

Отже, беручи до уваги встановлені попередніми судовими інстанціями обставини порушення відповідачем виключних майнових авторських прав Товариства і відомості щодо особи порушника (відповідне порушення вчинено вперше, під час перевірки виявлено 1 CD-ROM диск, на якому містилися музичні твори), з огляду на спрямованість застосовуваних судом компенсаційних заходів на захист порушеного права, з урахуванням загальних засад цивільного законодавства - справедливості, добросовісності, розумності (заходи, що застосовуються, мають компенсувати збитки автора і зробити економічно недоцільними (унеможливити) подібні дії винної особи в майбутньому), Вищий господарський суд України вирішив зменшити суму компенсації, що підлягала стягненню з фізичної особи - підприємця, до 20000 грн., відповідним чином змінивши оскаржувану постанову апеляційного господарського суду.

Крім того, суд касаційної інстанції вважав за необхідне згідно з приписами частини третьої статті 52 Закону накласти на порушника штраф у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача (постанова Вищого господарського суду України від 22.11.2011 № 18/39(21/153)).