Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну

3. У разі невідповідності матеріалів заявки вимогам пункту 1 цієї глави заявнику негайно надсилається про це повідомлення.

Якщо невідповідність буде усунуто заявником протягом двох місяців з дати одержання ним повідомлення УКРНОІВІ, дата подання заявки встановлюється за датою одержання УКРНОІВІ останнього з виправлених матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

1. За наявності збору за подання заявки, сплаченого в установлений пунктом 10 глави 1 розділу IV цих Правил строк, збір перевіряється на відповідність вимогам Порядку. Сума збору за подання заявки вважається такою, що відповідає розміру, встановленому згідно з додатком до Порядку, якщо в ній ураховано (за наявності):

кількість класів МКТП понад один, номери яких зазначено в заявці;

подання в заявці кольорового зображення торговельної марки;

подання заявки кількома заявниками;

подання заявки у формі електронного документа.

Збір за подання заявки вважається сплаченим, якщо повну суму збору сплачено в установлений пунктом 8 статті 7 Закону строк.

2. У разі відсутності сплати збору за подання заявки на дату її подання заявнику надсилається повідомлення про необхідність сплати збору за подання заявки та зазначається сума збору, що підлягає сплаті.

3. У разі відсутності сплати збору за подання заявки до дня спливу двох місяців з дати її подання або відсутності клопотання про продовження цього строку та/або відсутності сплати збору за подання цього клопотання, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Таке повідомлення надсилається заявнику також у разі несплати збору за подання заявки до спливу строку, на який продовжено його надходження згідно із зазначеним у цьому пункті клопотанням.

4. У разі сплати збору за подання заявки, з якого випливає, що збір сплачено до дати подання заявки, проте заявка надійшла до УКРНОІВІ після спливу трьох місяців з дати зарахування суми збору на поточний рахунок УКРНОІВІ, протягом яких розмір збору залишався незмінним, або після спливу одного місяця з дати введення в дію зміненого розміру збору, такий збір не береться до уваги, про що заявнику негайно надсилається повідомлення.

Такий збір повертається або перезараховується згідно з пунктом 7 Порядку.

1. Публікація в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень) відомостей про заявку здійснюється протягом п'яти робочих днів з дати надсилання заявнику відповідно до пункту 2 глави 3 цього розділу повідомлення про встановлену дату подання заявки.

2. Публікація відомостей про заявку здійснюється із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних (ІНІД) відповідно до Стандарту ВОІВ ST.60 і містить (за наявності):

(210) номер заявки;

(220) дату подання заявки;

(230) дату виставкового пріоритету;

(310) номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції чи Угоди СОТ;

(320) дату подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції чи Угоди СОТ;

(330) двобуквений код держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, до якої подана попередня заявка, відповідно до Стандарту ВОІВ ST.3;

(441) дату публікації відомостей про заявку та номер бюлетеня;

(511) клас (класи) МКТП та перелік товарів і послуг;

(531) індекс (індекси) Віденської класифікації;

(540) зображення торговельної марки;

(551) зазначення того, що торговельна марка колективна;

(552) зазначення того, що торговельна марка позиційна або орнаментна;

(553) зазначення того, що торговельна марка рухова або мультимедійна;

(554) зазначення того, що торговельна марка тривимірна;

(555) зазначення того, що торговельна марка голографічна;

(556) зазначення того, що торговельна марка звукова;

(558) зазначення того, що торговельна марка складається виключно з одного або декількох кольорів;

(571) опис торговельної марки;

(591) зазначення заявлених кольору чи поєднання кольорів;

(731) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / повне найменування та адресу заявника;

(740) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / повне найменування та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи;

(750) адресу для листування.

Відомості про дату народження, реквізити документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), номер телефону, адреса електронної пошти заявника - фізичної особи не публікуються.

Під кодом (731) як адреса заявника публікуються відомості про адресу для листування заявника, зазначені у пунктах 3.1 та 3.2 розділу 3 форми заявки.

Публікація відомостей про заявку може містити звукозапис, у разі подання звукової торговельної марки, та відеозапис, у разі подання рухової, голографічної, мультимедійної торговельної марки, а також URL адресу для завантаження звукозапису чи відеозапису, за наявності технічної можливості здійснення такої публікації.

3. Публікація відомостей про заявку здійснюється в редакції, поданій заявником у заявці.

1. У разі відповідності матеріалів заявки формальним вимогам статті 7 Закону та розділу III цих Правил та сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається повідомлення про те, що заявка відповідає формальним вимогам, та пропонується узгодити бібліографічні дані за заявкою, у тому числі перелік товарів і/або послуг.

Відповідь надається заявником протягом одного місяця з дати одержання ним повідомлення УКРНОІВІ. В іншому разі наведені в повідомленні УКРНОІВІ бібліографічні дані за заявкою, у тому числі перелік товарів і/або послуг, вважаються узгодженими заявником.

2. У разі невідповідності заявки формальним вимогам статті 7 Закону та глав 1 - 3 розділу III, пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил заявнику надсилається повідомлення із зазначенням недоліків, які необхідно усунути.

Підставами для надсилання такого повідомлення є:

невідповідність документів заявки вимогам щодо складу заявки, установленим главою 1 розділу III цих Правил;

невідповідність документів заявки загальним вимогам до них, установленим главою 2 розділу III цих Правил;

невідповідність заявки вимогам щодо її оформлення, установленим главою 3 розділу III цих Правил;

невідповідність зображення заявленого позначення вимогам пункту 11 глави 3 розділу III цих Правил;

невідповідність переліку товарів і/або послуг вимогам пункту 12 глави 3 розділу III цих Правил;

необхідність доплати збору за подання заявки у зв'язку з визначенням експертом додаткового класу МКТП понад кількість класів, номери яких вказано в заявці;

відсутність довіреності або її копії, засвідченої в установленому законодавством порядку, якщо заявка підписана представником, чи документа, передбаченого законодавством для представництва за законом, або їх невідповідність вимогам пункту 7 глави 1 розділу IV цих Правил;

відсутність копії попередньої заявки (заявок), поданої (поданих) до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, і/або її (їх) перекладу українською мовою;

відсутність документа, що підтверджує показ торговельної марки на офіційній чи офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеній на території держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, і/або його перекладу українською мовою;

відсутність документа, що підтверджує факт реєстрації торговельної марки в країні походження, якщо заявник просить зареєструвати торговельну марку, яка підпадає під дію статті 6 quinquies Паризької конвенції;

відсутність статуту колективної торговельної марки, якщо заявка подана на колективну торговельну марку.

3. У повідомленні УКРНОІВІ зазначаються всі недоліки, виявлені під час формальної експертизи. Повідомлення обґрунтовується з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та інші об'єктивно наявні обставини, що підтверджують правомірність направлення повідомлення.

За наявності відповідних обставин повідомлення УКРНОІВІ складається з урахуванням особливостей пунктів 5 - 8 цієї глави.

4. Усунення зазначених у повідомленні недоліків здійснюється заявником протягом двох місяців з дати одержання ним цього повідомлення.

Цей строк може бути продовжений, а в разі його пропущення права заявника щодо заявки можуть бути відновлені в порядку, установленому главою 2 розділу VII цих Правил.

Якщо заявник не надасть відповідь і/або не усуне зазначені недоліки в установлений строк, заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.

5. Якщо заявку підписано представником, а надану довіреність вчинено після дати подання заявки, представнику надсилається повідомлення з пропозицією надати заяву або інший документ заявника (лист, повідомлення) про схвалення ним подання заявки представником, якщо таке схвалення не міститься безпосередньо в поданій заявником довіреності.

6. У разі невідповідності заявки вимогам пункту 3 глави 3 розділу III цих Правил, зокрема, якщо в заяві про реєстрацію торговельної марки (розділ 3 форми заявки) як заявник зазначена особа, яка не є юридичною особою (наприклад, філія або представництво), про це зазначається в повідомленні та пропонується подати заяву про виправлення помилки в найменуванні заявника і сплатити збір за її подання згідно з Порядком.

Заява про виправлення цієї помилки подається і розглядається УКРНОІВІ відповідно до глави 3 розділу VII цих Правил.

7. Якщо в заявці відомості про іноземного заявника вказані з порушенням вимог пункту 5 глави 3 розділу III цих Правил, транслітерація імені (повного найменування) та адреси іноземного заявника буквами українського алфавіту здійснюється УКРНОІВІ з урахуванням правил правопису слів іншомовного походження, слов'янських прізвищ та імен, неслов'янських прізвищ та імен, географічних назв іноземних країн.

8. У разі невідповідності заявки вимогам пункту 12 глави 3 розділу III цих Правил, зокрема, якщо недолік стосується групування товарів і/або послуг, у повідомленні наводиться перелік товарів і/або послуг, згрупований УКРНОІВІ. Якщо за результатами такого групування виявлено додатковий клас (класи) товарів і/або послуг, у цьому повідомленні зазначається сума збору за подання заявки, яку необхідно доплатити відповідно до Порядку додатково за кожний клас, номер якого вказаний в повідомленні, понад кількість класів, номери яких зазначені у заявці. Клас МКТП, з якого повністю вилучені або перенесені до інших класів усі товари або послуги, з переліку вилучається.

У разі відсутності згоди заявника із запропонованим УКРНОІВІ групуванням зазначених у заявці товарів і/або послуг остаточним є перелік товарів і/або послуг, згрупований УКРНОІВІ.

Якщо під час перевірки наведеного в заявці переліку товарів і/або послуг виявлено, що в ньому містяться назви товарів і/або послуг, яких немає у чинній версії поточної редакції МКТП, з'ясовується, чи є ці назви зрозумілими для ідентифікації товарів і/або послуг та віднесення їх до відповідного класу МКТП.

У разі якщо назва товару чи послуги наведена в переліку таким чином, що її неможливо віднести до відповідного класу МКТП (наприклад, назва є незрозумілою для ідентифікації товару чи послуги, є узагальненим посиланням на клас МКТП або наведена без дотримання правил українського правопису), заявнику надсилається повідомлення із пропозицією замінити цю назву на іншу уточнену назву, зазначивши клас МКТП, до якого цю назву потрібно віднести або виключити її.

Це може бути запропоновано, якщо в переліку товарів і/або послуг:

як послуга зазначена діяльність у галузі роздрібної та оптової торгівлі (наприклад, "реалізація товарів", "оптово-роздрібний продаж", "торгівля"). У цьому разі потрібно вказати перелік конкретних послуг, пов'язаних із торговельною діяльністю, що надаються третім особам, які містяться у відповідних класах МКТП;

застосовано узагальнене посилання на класи МКТП (наприклад, "усі товари (послуги), що включені до класу", або "товари (послуги), що можуть бути віднесені до класу", або "харчові продукти, виготовлені з товарів 29 класу";

зазначено вигадану назву товару чи послуги, яка спотворює сутність цього товару чи послуги.

У разі відсутності згоди заявника із зазначеною пропозицією УКРНОІВІ в переліку товарів і/або послуг залишається назва, вказана заявником, за умови, що заявником визначено, а УКРНОІВІ підтверджено клас МКТП, до якого цю назву слід віднести. В іншому разі така назва не включається до переліку товарів і/або послуг, згрупованих УКРНОІВІ.

9. Якщо під час проведення формальної експертизи встановлено, що без надання додаткових матеріалів її проведення неможливе, або виникли обґрунтовані сумніви щодо достовірності будь-яких відомостей чи елементів, які містяться в матеріалах заявки, УКРНОІВІ може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів.

Надання додаткових матеріалів здійснюється в порядку, встановленому главою 10 цього розділу.

1. Пріоритет попередньої заявки, поданої до УКРНОІВІ або до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, установлюється за таких умов:

на попередню заявку не заявлено пріоритет;

заявка надійшла до УКРНОІВІ до спливу шести місяців з дати подання попередньої заявки до УКРНОІВІ або до відповідного органу іноземної держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ;

заява про пріоритет подана протягом трьох місяців з дати подання заявки до УКРНОІВІ;

копія попередньої заявки, поданої в іноземній державі - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, та її переклад на українську мову подано протягом трьох місяців з дати подання заявки до УКРНОІВІ;

заявник є особою або правонаступником особи, яка подала попередню заявку.

Пріоритет за попередньою заявкою, поданою до УКРНОІВІ, не встановлюється, якщо така заявка вважається неподаною відповідно до пункту 11 статті 10 Закону.

2. Пріоритет попередньої заявки встановлюється, якщо заявлена торговельна марка є такою самою як та, що зазначена у попередній заявці.

Пріоритет попередньої заявки, поданої на серію торговельних марок, установлюється, якщо заявлена торговельна марка є такою самою з однією з торговельних марок, що входять до серії торговельних марок, зазначених у попередній заявці.

3. Пріоритет попередньої заявки встановлюється для товарів і послуг, які наведені у переліку товарів і/або послуг за заявкою і зазначені у попередній заявці. При цьому встановлення пріоритету не залежить від того, до якого класу МКТП віднесено такі товари або послуги за попередньою заявкою. Для товарів і послуг, не зазначених у попередній заявці, пріоритет не встановлюється.

Частковий або множинний пріоритет установлюється лише для тих товарів і/або послуг, наведених у переліку за заявкою, назви яких рівнозначні (тотожні) назвам товарів і/або послуг, наведеним у переліку за попередньою (попередніми) заявкою (заявками), або які за своїм значенням охоплюються наведеними у переліку за попередньою (попередніми) заявкою (заявками) узагальнюючими (родовими) назвами товарів і/або послуг.

Якщо у переліку за заявкою наведені узагальнюючі (родові) назви товарів і/або послуг (наприклад, "меблі", "рекламування"), а в переліку за попередньою (попередніми) заявкою (заявками) наведено конкретні назви товарів і/або послуг (наприклад, "стільці", "рекламування зовнішнє"), які за своїм значенням охоплюються наведеними в переліку за заявкою узагальнюючими (родовими) назвами товарів і/або послуг, пріоритет установлюється лише для товарів і/або послуг, які наведені в переліку за попередньою (попередніми) заявкою (заявками).

4. У разі дотримання умов пункту 1 цієї глави, за відповідності документів, що підтверджують право на пріоритет попередньої заявки, поданої до УКРНОІВІ чи до відповідного органу іноземної держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, вимогам пункту 9 глави 3 розділу III цих Правил та за умови підтвердження факту встановлення дати подання за попередньою заявкою, поданою до УКРНОІВІ, заявнику надсилається повідомлення про встановлення пріоритету попередньої заявки.

Якщо інформація, що міститься у документах, поданих заявником для підтвердження права на пріоритет за попередньою заявкою, потребує уточнення, заявнику надсилається про це повідомлення.

Якщо під час установлення пріоритету попередньої заявки виникли обґрунтовані сумніви щодо достовірності будь-яких відомостей, які містяться у документах, що підтверджують право на пріоритет попередньої заявки, такі відомості перевіряються УКРНОІВІ за офіційними Інтернет адресами відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, до якого подано попередню заявку. Якщо таку перевірку здійснити неможливо, заявнику надсилається повідомлення про необхідність засвідчення копії попередньої заявки органом держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ, до якого подано попередню заявку, та подання такої копії до УКРНОІВІ.

5. Пріоритет торговельної марки, використаної в експонаті, показаному на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеній на території держави - учасниці Паризької конвенції чи Угоди СОТ (виставковий пріоритет), установлюється за таких умов:

статус виставки, на якій показано експонат, в якому використано або представлено заявлену торговельну марку, відповідає статусу, встановленому пунктом 2 статті 9 Закону та пунктом 10 глави 3 розділу III цих Правил;

заявка подана до УКРНОІВІ до спливу шести місяців з дати першого показу експоната з використаною або представленою у ньому торговельною маркою;

заява про пріоритет подана протягом трьох місяців з дати подання заявки;

документ, що підтверджує показ торговельної марки на виставці, та його переклад українською мовою подано протягом трьох місяців з дати подання заявки.

6. У разі дотримання умов пункту 5 цієї глави та за відповідності документа, що підтверджує показ торговельної марки на міжнародній виставці, вимогам пункту 10 глави 3 розділу III цих Правил, заявнику надсилається повідомлення про встановлення виставкового пріоритету торговельної марки.

Виставковий пріоритет торговельної марки встановлюється за датою першого відкритого показу на міжнародній виставці експоната, в якому використано або представлено заявлену торговельну марку, лише для товарів і/або послуг, зазначених у документі, що підтверджує такий показ.

7. У разі невідповідності документа, що підтверджує показ експоната, вимогам пункту 10 глави 3 розділу III цих Правил, або за необхідності уточнення відомостей, що містяться в цьому документі, чи подання додаткових матеріалів, заявнику надсилається повідомлення із зазначенням недоліків, які необхідно усунути, або відомостей, які необхідно надати.

8. Відповіді на передбачені цією главою повідомлення УКРНОІВІ надаються заявником і розглядаються УКРНОІВІ в порядку, установленому главою 10 цього розділу.

9. Якщо матеріали, зазначені у пунктах 1 або 5 цієї глави, подано несвоєчасно, право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.

Якщо подані документи не підтверджують право на пріоритет або відповідь на повідомлення УКРНОІВІ не містить затребуваних відомостей і/або матеріалів у повному обсязі, заявнику надсилається повідомлення про неможливість установлення пріоритету.

1. Перевірка заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним статтею 5 Закону, здійснюється відповідно до пунктів 15 та 16 статті 10 Закону та цієї глави.

Під час перевірки відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони використовуються інформаційна база, до складу якої входять, зокрема, матеріали заявок, довідково-пошуковий апарат та офіційні видання, визначені цією главою. Склад інформаційної бази визначається УКРНОІВІ.

Відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони встановлюється через обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки (дату міжнародної реєстрації торговельної марки), а якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки.

При цьому на користь реєстрації торговельної марки потрібно враховувати також обставини, що правомірно склалися після дати подання заявки (дати міжнародної реєстрації торговельної марки), а якщо заявлено пріоритет, після дати пріоритету. Такими обставинами можуть бути відомості про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва (міжнародної реєстрації торговельної марки в Україні), визнання недійсним протиставленого свідоцтва (міжнародної реєстрації торговельної марки в Україні) за судовим рішенням, яке набрало законної сили, і відомості про це внесені до Реєстру (Міжнародного реєстру), відомості про передачу заявнику виключних майнових прав на протиставлену торговельну марку, внесені до Реєстру (Міжнародного реєстру), відомості про визнання прав на промисловий зразок недійсними за судовим рішенням, яке набрало законної сили, або Апеляційною палатою, і відомості про це внесені до Державного реєстру України промислових зразків.

2. У разі відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1 статті 5 Закону та розділом II цих Правил, у тому числі за відсутності підстав для відмови в наданні правової охорони, установлених статтею 6 Закону, УКРНОІВІ складається висновок експертизи за заявкою відповідно до глави 11 цього розділу.

3. Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи та розгляду заперечення, у разі його наявності, є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає встановленим пунктом 1 статті 5 Закону умовам надання правової охорони та суперечить вимогам розділу II цих Правил повністю або частково, заявнику відповідно до пункту 16 статті 10 Закону надсилається про це обґрунтований попередній висновок експертизи за заявкою.

У цьому висновку зазначаються всі підстави для відмови в наданні правової охорони, виявлені під час проведення кваліфікаційної експертизи, та їх обґрунтування з посиланнями на відповідні норми Закону, цих Правил, інших нормативно-правових актів, відомості з інформаційної бази УКРНОІВІ, а також застосовані офіційні інформаційні джерела, зокрема, визначені пунктами 4, 6 - 8, 11, 24 та 25 цієї глави. Доступ до таких джерел здійснюється як через офіційні друковані видання, так і через засоби масової комунікації та мережу Інтернет.

Попередній висновок експертизи за заявкою містить пропозицію надати мотивовану відповідь на користь реєстрації торговельної марки, а також може містити вимогу про надання додаткових матеріалів на користь реєстрації торговельної марки, зокрема, у разі, якщо кінцеві результати експертизи заявки залежать від наявності:

документів, передбачених абзацом сьомим пункту 1 та абзацами третім і четвертим пункту 4 статті 6 Закону;

документів, що свідчать про набуття позначенням розрізняльної здатності в результаті використання до дати подання заявки, зокрема, підтверджують наявність факторів, установлених пунктом 8 глави 2 розділу II цих Правил;

документів, що підтверджують право на використання окремих елементів у складі торговельної марки.

Попередній висновок експертизи за заявкою надсилається заявнику лише один раз.

Мотивована відповідь на попередній висновок експертизи за заявкою надається заявником протягом двох місяців з дати одержання ним цього висновку або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Цей строк може бути продовжений, а в разі його пропущення, права заявника щодо заявки можуть бути відновлені у порядку, встановленому главою 2 розділу VII цих Правил.

Мотивована відповідь заявника на попередній висновок експертизи за заявкою розглядається відповідно до цього пункту, з урахуванням особливостей пунктів 1, 4 та 5 цієї глави.

Якщо подані заявником у відповідь на попередній висновок експертизи за заявкою матеріали містять відомості та документи, що підтверджують відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, установленим пунктом 1 статті 5 Закону, і відповідають вимогам розділу III цих Правил, вони беруться до уваги під час складання висновку експертизи за заявкою. В іншому разі у висновку експертизи за заявкою зазначаються підстави, з яких ці відомості та документи не взято до уваги.

Якщо заявник не надав мотивовану відповідь на попередній висновок експертизи за заявкою щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони частково, за заявкою складається висновок експертизи про те, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони для іншої частини товарів і/або послуг, у порядку, встановленому главою 11 розділу VI цих Правил.

4. У разі наявності в заявці будь-якого позначення з указаних у пункті 1 статті 6 Закону та пункті 1 глави 2 розділу II цих Правил перевіряється наявність згоди відповідного компетентного органу або їх власника на включення такого позначення до торговельної марки як елемента, що не охороняється. Якщо заявка не містить такої згоди, заявнику надсилається про це повідомлення або зазначається про це в попередньому висновку експертизи.

Повідомлення УКРНОІВІ надсилається та відповідь заявника надається в порядку, установленому главою 10 цього розділу.

Якщо у відповідь на повідомлення заявником надана згода відповідного компетентного органу іноземної держави або власника позначення, зазначеного в пункті 1 статті 6 Закону, на включення такого позначення до торговельної марки як елемента, що не охороняється, достовірність наведених у ній відомостей забезпечується заявником.

У разі якщо замість зазначеної згоди заявник надасть документ, який свідчить про те, що заявлене позначення або його складовий елемент є семантично пов'язаним сполученням слів певної мови, в якому назва держави сприймається у значенні іншому, ніж офіційна назва держави як така, цей документ може бути врахований, якщо сполучення слів, що застосовується у мові, якою наведено позначення або його елемент, є таким, що без додаткових суджень і мислень сприймається як лексично усталений, неподільний і цілісний за смисловим значенням вираз, зокрема фразеологізм (ідіома, мовний штамп, прислів'я).

Офіційними інформаційними джерелами щодо визначення фразеологізмів є мовні словники.

Якщо заявлене позначення включає як елемент позначення, яке зображує або імітує офіційну повну або скорочену назву та/або міжнародний літерний код держави Україна, заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання дозволу Комісії та сплати відповідного збору в розмірі, установленому згідно з додатком до Порядку.

Визначені у повідомленні дії вчиняються у строк і в порядку, встановленому пунктом 6 статті 10 Закону для додаткових матеріалів.

Збір сплачується протягом двох місяців з дати одержання заявником повідомлення. Цей строк може бути продовжений, а в разі його пропущення, права заявника щодо заявки можуть бути відновлені в порядку, установленому главою 2 розділу VII цих Правил.

Якщо заявлене позначення включає як елемент позначення, яке імітує малий Державний Герб України, заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання дозволу Комісії.

На підставі повідомлення про необхідність надання дозволу Комісії заявник повинен подати до Комісії клопотання про надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та/або міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України.

Проведення експертизи заявки зупиняється з дати надсилання заявнику та структурному підрозділу УКРНОІВІ, який проводить експертизу заявки, повідомлення Комісії про прийняття клопотання до розгляду.

З дати надсилання Комісією до структурного підрозділу УКРНОІВІ, який проводить експертизу заявки, рішення за результатами розгляду клопотання експертиза заявки продовжується.

Якщо заявником надана згода відповідного компетентного органу або власника на включення до торговельної марки позначення, зазначеного в пункті 1 статті 6 Закону та пункті 1 глави 2 розділу II цих Правил, таке позначення зазначається за кодом (526) бібліографічних даних заявки як елемент торговельної марки, що не охороняється.

5. Якщо з урахуванням пункту 3 глави 2 розділу II цих Правил є підстави вважати, що заявлене позначення звичайно не має розрізняльної здатності, перевіряється, чи не набуло воно такої внаслідок його використання.

Для визначення того, чи набуло позначення розрізняльної здатності внаслідок його використання, враховуються фактори, установлені пунктом 8 глави 2 розділу II цих Правил. Ці фактори можуть ураховуватися як окремо, так і в сукупності.

Ступінь розрізняльної здатності заявленого позначення визначається стосовно товарів і/або послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, з урахуванням можливого сприйняття цього позначення пересічним споживачем.

У разі якщо документи заявки не містять відомостей, що підтверджують набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання на дату подання заявки, про це зазначається у попередньому висновку експертизи.

6. Під час перевірки заявленого позначення, чи не складається воно лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і/або послуг, перевіряється, чи не належить воно до позначень, визначених пунктом 4 глави 2 розділу II цих Правил.

Офіційними інформаційними джерелами щодо виявлення позначень, загальновживаних у сучасній мові або в добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і/або послуг можуть бути МКТП, Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), відповідні державні класифікатори України, технічні регламенти, національні стандарти, технічні умови, кодекси усталеної практики, засоби інформації довідково-енциклопедичного характеру (енциклопедії, словники, довідники, каталоги), у тому числі розміщені в мережі Інтернет, офіційні друковані видання (газети, журнали, видання з визначеним накладом).

Якщо під час такої перевірки виявлені офіційні інформаційні джерела, які містять позначення як назву товару чи послуги, вони беруться до уваги під час складання попереднього висновку експертизи за заявкою. При цьому не враховуються назви, супроводжувані позначкою "застаріле слово" чи відповідною їй, які в минулому були загальновживаними щодо товарів чи послуг, проте в подальшому використання цих назв припинилося, вони стали забутими та зникли з повсякденної мови.

7. Під час перевірки заявленого позначення, чи не складається воно лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і/або послуг або у зв'язку з ними, перевіряється чи не містить воно позначень, визначених пунктом 5 глави 2 розділу II цих Правил.

Під час такої перевірки визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Описовість позначення встановлюється на основі звичайного розуміння його описової суті пересічним споживачем. При цьому перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових роздумів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар чи послугу або на всі чи окремі його (її) властивості (характеристики).

Якщо для того, щоб сформулювати описову суть торговельної марки необхідні роздуми, асоціації чи пояснення, така торговельна марка не вважається описовою.

Якщо заявлене позначення належить до спеціальної термінології, призначеної для використання лише спеціалістами відповідної галузі економіки, описовість такого позначення встановлюється через його сприйняття відповідними спеціалістами, як такого, що описує характеристики відповідних товарів чи послуг.

Для встановлення описовості позначення використовуються енциклопедії, довідники, словники, бази даних, стандарти, спеціальні видання. Для встановлення описовості позначення, заявленого для товарів 5 класу МКТП (ліки для людини, фармацевтичні препарати), використовуються переліки запропонованих і рекомендованих міжнародних неприватних назв фармацевтичних субстанцій, відомості про прийняті основи (стеми) міжнародних неприватних назв фармацевтичних субстанцій, що видаються Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

8. Під час перевірки заявленого позначення, чи не складається воно лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами, перевіряється, чи не належить воно до позначень, визначених пунктом 6 глави 2 розділу II цих Правил. Належність позначення до загальновживаних символів і термінів установлюється за допомогою спеціальних галузевих стандартів. Якщо такі стандарти відсутні, інформаційними джерелами можуть бути відповідні термінологічні або тлумачні словники, глосарії, енциклопедії та інші спеціальні видання.

Словесні та зображувальні позначення, які застосовуються у відповідній галузі економіки чи сфері діяльності, або символізують їх, вважаються загальновживаними термінами і символами лише в разі, якщо вони заявлені на реєстрацію як торговельна марка для товарів чи послуг, які належать до тієї галузі економіки або сфери діяльності, в якій вони застосовуються чи символом якої вони стали.

9. Якщо під час перевірки наявності встановлених пунктом 2 статті 6 Закону підстав для відмови у наданні правової охорони виявлено, що заявлене позначення містить у своєму складі як елемент (елементи) позначення, зазначені в абзацах другому - четвертому, сьомому та восьмому пункту 2 статті 6 Закону та у пунктах 3 - 7 глави 2 розділу II цих Правил, перевіряється, чи не займають такі елементи домінуючого положення у зображенні торговельної марки.

Домінуюче положення у зображенні торговельної марки визначається за факторами або їх сукупністю, установленими пунктом 9 глави 2 розділу II цих Правил.

Якщо елемент, зазначений в абзаці першому цього пункту, займає домінуюче положення в зображенні торговельної марки, у попередньому висновку експертизи за заявкою зазначається про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Якщо такий елемент не займає домінуючого положення у зображенні торговельної марки, він може бути внесений до торговельної марки як елемент, що не охороняється (дискламований), за ініціативою заявника або експерта на підставі абзацу одинадцятого пункту 2 статті 6 Закону. У такому разі у повідомленні або попередньому висновку експертизи за заявкою зазначається про наявність елементів позначення, які можуть бути виключені з правової охорони (дискламовані). Такі елементи зазначаються за кодом (526) бібліографічних даних заявки.

10. Під час перевірки заявленого позначення, чи не є воно таким, що може ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивостей, якості або географічного походження, щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, перевіряється відсутність у позначення властивостей, визначених пунктами 10 та 11 глави 2 розділу II цих Правил.

Якщо під час такої перевірки встановлено, що таким, що може ввести в оману, є хоча б один із елементів заявленого позначення, воно визнається таким, що може ввести в оману, про що зазначається у попередньому висновку експертизи за заявкою.

11. Під час перевірки заявленого позначення, чи не вважається воно таким, що відтворює назву сорту рослин, ураховуються положення пункту 12 глави 2 розділу II цих Правил і здійснюється пошук серед:

сортів рослин, які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, заявлені на реєстрацію в Україні та відомості про які опубліковані в порядку, встановленому Законом України "Про охорону прав на сорти рослин";

сортів рослин, права на які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, зареєстровані в Україні відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин";

сортів рослин, назви яких повідомлені Міжнародному союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Абзац дев'ятий пункту 2 статті 6 Закону не застосовується до виявлених під час проведеного відповідно до цього пункту пошуку:

сортів рослин, заявлених на реєстрацію в Україні, заявки на які вважаються відкликаними на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза;

змінених назв сортів рослин;

сортів рослин, зареєстрованих в Україні, права на які визнано недійсними;

сортів рослин, заявлених на реєстрацію в Україні, за заявками на які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, прийнято рішення про відмову в державній реєстрації прав на сорт;

сортів рослин, зареєстрованих в Україні, чинність майнових прав на які достроково припинена до дати прийняття рішення за заявкою, за якою проводиться експертиза.

Офіційними інформаційними джерелами щодо назв сортів є, зокрема Державний реєстр патентів на сорти рослин, Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, офіційне видання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин - бюлетень "Охорона прав на сорти рослин", Реєстр заявок на сорти рослин, інформаційно-довідкові системи "Сорт" і "Реєстр сортів", база даних PLUTO Plant Variety Database UPOV.

12. Під час перевірки заявленого позначення, чи не містить воно географічне зазначення, здійснюється пошук серед:

географічних зазначень, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза, заявлені на реєстрацію в Україні;

географічних зазначень, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза, зареєстровані в Україні відповідно до Закону України "Про правову охорону географічних зазначень";

географічних зазначень, яким на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза, надано правову охорону в Україні відповідно до міжнародних договорів України.

Якщо під час пошуку виявлено географічне зазначення, перевіряється чи має право заявник використовувати його на підставі Законів України "Про правову охорону географічних зазначень", "Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів", "Про географічні зазначення спиртних напоїв" чи відповідного міжнародного договору України.

Абзац десятий пункту 2 статті 6 Закону не застосовується, якщо за результатами пошуку виявлено географічне зазначення, яке зареєстроване чи заявлене на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет - до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, але заявник надав докази, що він розпочав добросовісне використання заявленого позначення до дати подання заявки на реєстрацію географічного зазначення, і фактичні обставини такого використання виключають можливість введення споживача в оману щодо товару або його виробника.

13. Під час перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість з позначеннями, зазначеними у пункті 3 статті 6 Закону та пункті 14 глави 2 розділу II цих Правил:

здійснюється пошук серед позначень, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза, зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні, або права на які набуті іншою особою до зазначеної дати. Якщо за результатами пошуку виявлено свідоцтво на торговельну марку, строк із дня припинення дії якого становить менше, ніж два роки, воно враховується, якщо зареєстрована за ним торговельна марка є тотожною із заявленим позначенням;

здійснюється пошук серед позначень, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза, визнані добре відомими торговельними марками в Україні Апеляційною палатою або судом відповідно до статті 25 Закону;

здійснюється порівняльний аналіз заявленого позначення на тотожність і схожість із позначеннями, виявленими за результатами пошуку;

з'ясовується, чи є товари і/або послуги, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, такими самими або спорідненими з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні виявлені за результатами пошуку тотожні або схожі позначення.

14. Пункт 3 статті 6 Закону не застосовується до виявлених під час проведеного відповідно до пункту 13 цієї глави пошуку:

торговельних марок, раніше зареєстрованих в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих товарів і/або послуг, щодо яких на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза, пройшло більше ніж два роки з дня припинення дії свідоцтв згідно з пунктами 1 та 2 статті 18 Закону;

позначень, заявлених на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, заявки на які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза, вважаються відкликаними на підставі пунктів 6, 13 статті 10 Закону, абзацу другого статті 12 Закону та з урахуванням вимог пунктів 14 та 16 статті 10 Закону. Такі торговельні марки не беруться до уваги, якщо за заявками на них вичерпано можливість відновлення прав, установлену пунктами 6, 14, 16 статті 10 та статтею 12 Закону;

торговельних марок, зареєстрованих в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, свідоцтва на які або міжнародні реєстрації яких, визнані недійсними;

заявок або міжнародних реєстрацій, за якими на дату прийняття рішення за заявкою, за якою проводиться експертиза, прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки, можливість оскарження якого вичерпана;

позначень, заявлених на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, заявки на які мають таку ж дату подання, що і заявка, за якою проводиться експертиза;

торговельних марок, зареєстрованих в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, свідоцтва на які або міжнародні реєстрації яких достроково припинили дію за рішенням суду, яке набрало законної сили до дати прийняття рішення за заявкою, за якою проводиться експертиза.

15. Під час порівняльного аналізу заявленого позначення на тотожність і схожість з позначеннями, виявленими за результатами пошуку, враховуються положення пунктів 14 та 15 глави 2 розділу II цих Правил та:

заявлені словесні позначення порівнюються зі словесними, комбінованими позначеннями та іншими видами позначень, до складу яких входять словесні елементи;

заявлені зображувальні та тривимірні позначення порівнюються з зображувальними, тривимірними, комбінованими позначеннями та іншими видами позначень, до складу яких входять зображувальні чи тривимірні елементи;

заявлені орнаментні, позиційні позначення порівнюються відповідно з орнаментними, позиційними та іншими видами позначень, до складу яких входять зображувальні чи словесні елементи;

заявлені звукові позначення порівнюються із звуковими, мультимедійними та іншими видами позначень, до складу яких входять словесні елементи;

заявлені рухові позначення порівнюються із руховими, мультимедійними, голографічними та іншими видами позначень, до складу яких входять зображувальні чи словесні елементи;

заявлені мультимедійні позначення порівнюються із мультимедійними, звуковими, руховими та іншими видами позначень, до складу яких входять зображувальні чи словесні елементи;

заявлені голографічні позначення порівнюються із голографічними, руховими та іншими видами позначень, до складу яких входять зображувальні чи словесні елементи;

заявлені комбіновані позначення порівнюються з комбінованими позначеннями та з іншими видами позначень, що входять до складу заявленого комбінованого позначення як елементи.

16. Оцінка схожості позначень здійснюється на основі елементів, що мають розрізняльну здатність, їх загального зорового сприйняття, зокрема домінуючих і другорядних графічних елементів, співставлення звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості, їх кольорового та композиційного рішення. Під час встановлення схожості порівнювані позначення розглядаються в цілому, без поділення на окремі елементи.

Оцінка схожості позначень здійснюється з позиції сприйняття їх пересічним споживачем.

17. Схожість словесних позначень обумовлюється звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) схожістю.

На виникнення звукової схожості словесних позначень впливає наявність у них таких ознак: близькість і збіг звуків, розташування близьких звуків і звукосполучень відносно одних до інших, збіг складів та їхнє розташування, кількість звуків і складів, місце та розташування співпадаючих звукосполучень, близькість складу голосних і приголосних; характер співпадаючих частин позначень; наголос; кількість і послідовність їх складів; спільний ритм та інтонація позначень.

Ознаки, на підставі яких виникає звукова схожість словесних позначень, можуть впливати на ступінь схожості як кожна окремо, так і в сукупності.

Ознаками звукової схожості можуть бути:

тотожність звучання позначень, що є відтворенням одного і того ж слова літерами іншого алфавіту;

тотожність звучання початкових частин позначень і схожість звучання їх кінцевих частин;

схожість звучання початкових частин позначень і тотожність звучання їх кінцевих частин;

тотожність звучання початкових і кінцевих частин позначень і схожість звучання їх середніх частин;

тотожність звучання середніх частин позначення і схожість звучання їх початкових і кінцевих частин.

Графічна (візуальна) схожість позначень обумовлюється наявністю таких ознак: загальне зорове враження, вид шрифту, графічне написання з урахуванням характеру букв (друковані чи прописні, заголовні чи рядкові), стилізоване виконання словесних елементів і ступінь стилізації, розташування літер відносно одна до одної, алфавіт, літерами якого написане слово, колір чи комбінація кольорів. Під час визначення графічної схожості до уваги не беруться такі ознаки як різні види стандартних шрифтів, різний розмір та накреслення літер, насиченість кольору, нахил, виконання позначень заголовними або рядковими літерами.

Смислова (семантична) схожість позначень обумовлюється наявністю таких ознак: подібність закладених у позначеннях понять та ідей, збіг змісту позначень різними мовами; збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, що є основою закладеної в позначенні ідеї.

Якщо одне з порівнюваних позначень або жодне з них не має смислового значення, порівняння за смисловими (семантичними) ознаками неможливе та не впливає на оцінку схожості позначень.

18. На схожість зображувальних, тривимірних, позиційних і орнаментних позначень впливає ступінь схожості таких їх ознак: зовнішня форма та контур, наявність чи відсутність симетрії, смислове значення, вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне), поєднання кольорів.

При цьому вирішальним фактором є перше зорове сприйняття (загальне враження) позначень.

19. Ступінь схожості комбінованих позначень залежить від наявності ознак, зазначених у пунктах 17 - 18 цієї глави, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні.

20. Під час встановлення спорідненості товарів і/або послуг враховуються положення пункту 17 глави 2 розділу II цих Правил та визначається принципова ймовірність виникнення у споживачів враження про єдине джерело походження товарів чи надання послуг.

Для встановлення спорідненості товарів і/або послуг до уваги беруться фактори, які їх тісно пов'язують: родова (видова) назва, призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів і надання послуг, коло споживачів. Ці фактори можуть враховуватися як окремо, так і в сукупності.

Товари або послуги не можуть вважатися спорідненими лише на тій підставі, що вони зазначені в одному класі МКТП, і не можуть вважатися неспорідненими лише на тій підставі, що вони зазначені у різних класах МКТП.

21. Під час перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість з торговельними марками, визнаними добре відомими в Україні, та зареєстрованими в установленому порядку знаками відповідності (сертифікаційними знаками) використовуються ознаки, встановлені пунктами 15 - 20 цієї глави, та враховуються положення пункту 18 глави 2 розділу II цих Правил.

22. Перевірка заявленого позначення на тотожність і схожість з комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки, за якою проводиться експертиза, щодо таких же або споріднених з ними товарів і/або послуг, здійснюється з урахуванням пункту 19 глави 2 розділу II цих Правил. У разі подання заперечення на цій підставі зазначені у запереченні джерела інформації беруться до уваги під час складання попереднього висновку експертизи за заявкою.

23. Під час перевірки заявленого позначення на наявність установленої абзацом другим пункту 4 статті 6 Закону підстави для відмови в реєстрації торговельної марки з'ясовується, чи відтворює заявлене позначення промисловий зразок, права на який належать в Україні іншій особі.

Позначення вважається таким, що відтворює промисловий зразок, якщо воно є ідентичним промисловому зразку, права на який належать в Україні іншим особам. Позначення є ідентичним, якщо воно включає всі суттєві ознаки промислового зразка, які можуть відрізнятися лише незначними деталями.

При цьому не враховуються:

промислові зразки, дія свідоцтв (патентів) на які на дату подання заявки припинена;

промислові зразки, свідоцтва (патенти) на які на дату прийняття рішення за заявкою визнані недійсними.

24. Перевірка заявленого позначення на наявність підстав для відмови в реєстрації торговельної марки, встановлених абзацами третім та четвертим пункту 4 статті 6 Закону, здійснюється з урахуванням пунктів 22 та 23 глави 2 розділу II Правил.